Пунктом 1 статьи 1370 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец (объекты патентного права), созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются служебными.

Согласно пункту 2 названной статьи право авторства на служебный объект патентного права принадлежит работнику (автору).

Исключительное право на служебный объект патентного права и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ).

С учетом этого в случае создания работником служебного объекта патентного права заключение между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента не требуется. Такое право возникает у работодателя на основании закона в силу создания работником соответствующего объекта в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

По смыслу статьи 1370 ГК РФ для признания объекта патентного права служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение соответствующих работ по созданию конкретных объектов патентного права либо усовершенствованию известных объектов. Определяющим для признания данного объекта служебным является факт его создания работником в связи с выполнением трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде относительно общего круга осуществляемых работником трудовых функций, или конкретного задания работодателя.

При решении вопроса о том, является ли созданный работником объект патентного права служебным, во внимание могут быть приняты в частности: соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект; пределы трудовых обязанностей работника (применительно к пункту 39.1 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»); место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов; источник оборудования и средств, использованных для их создания; возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект; цель создания патентоспособного объекта; последующее поведение работника и работодателя; составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке объектов в порядке исполнения трудовых обязанностей (данные критерии, в частности, отражены в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу № СИП-253/2013, от 15.03.2016 по делу № СИП-818/2014, от 16.05.2016 по делу № СИП-167/2015).

Раздел 11

1.1. Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в образовательной организации, не может считаться служебным

Объект патентного права может быть признан служебным, если он создан работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или задания при наличии трудовых отношений.

Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТрК РФ) трудовые отношения – отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

В силу части третьей статьи 16 ТрК РФ трудовые отношения между работником и работодателем могут возникнуть на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Отношения образовательной организации и студента при его обучении не являются трудовыми. С учетом этого к таким отношениям напрямую неприменимы положения статьи 1370 ГК РФ и, соответственно, созданные студентами патентоспособные объекты не являются служебными.

Так в одном из дел судом сделан вывод о том, что изобретение не является служебным, если оно создано студентом при его участии в осуществлении образовательной организацией своей деятельности при отсутствии между сторонами на момент его создания трудовых отношений (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.05.2016 по делу № СИП-544/2015).

В то же время если объект патентного права создан студентом в образовательной организации (а) с использованием оборудования и средств такой организации, (б) по заданию и под контролем ее сотрудников, (в) в целях выполнения стоящих перед образовательной организацией целей, а также (г) с учетом иных критериев, определяющих служебный характер патентоспособных объектов и указанных в преамбуле к настоящей Справке, то в такой ситуации очевидно, что отношения между студентом и образовательной организацией по существу схожи с отношениями, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права.

С учетом изложенного возникают следующие вопросы.

1. Возможно ли применение по аналогии норм о служебных результатах интеллектуальной деятельности к результатам, созданным студентами в рамках образовательного процесса, если между сторонами возникли отношения, схожие с теми, в рамках которых создаются служебные объекты патентного права, во всем, кроме распространения на эти отношения норм ТрК РФ?

2. Если такое применение норм по аналогии невозможно, на основании каких норм права должен определяться правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, созданных студентами по заданию образовательной организации?

1.2. Исследование вопроса о служебном характере результата интеллектуальной деятельности допускается лишь в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, создавшим этот результат

Служебный характер определяет взаимоотношения между работодателем и работником, создавшим результат интеллектуальной деятельности. В случае создания работником служебного результата интеллектуальной деятельности работодатель приобретает право на получение патента и, соответственно, на него возлагается обязанность по уплате вознаграждения работнику, создавшему такой результат.

В то же время признание результата интеллектуальной деятельности в качестве служебного или неслужебного может затрагивать права третьих лиц, в частности правопредшественников и/или правопреемников патентообладателя (в том числе получивших право на основании договора об отчуждении права на получение патента).

Например, автор изобретения обратился в суд с требованием о признании патента недействительным в связи с неуказанием его в качестве патентообладателя. Требование предъявлено к действующему патентообладателю. Правопредшественники этого патентообладателя (организация, с которой автор состоял в трудовых отношениях на момент создания изобретения, и лицо, приобретшее от нее право на получение патента и подавшее заявку на патент) привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

В опровержение исковых требований лицо, подавшее заявку на патент, ссылалось на то, что изобретение являлось служебным, поэтому право на получение патента и исключительное право возникло у организации-работодателя, а не у автора. Суд указал, что служебный характер не подлежит исследованию, поскольку спор о служебном характере изобретения между автором и его работодателем не были предметом данного дела, стороны по делу (автор и действующий патентообладатель) не ссылались на служебный характер изобретения, а работодатель не являлся в споре ни истцом, ни ответчиком (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2016 по делу № СИП-536/2015).

С учетом изложенного возникают следующие вопросы.

1. Может ли суд по инициативе третьего лица, не являющегося работником или работодателем, признать служебный или неслужебный характер результата интеллектуальной деятельности?

2. Может ли суд признать служебный характер результата интеллектуальной деятельности в деле, в котором работодатель выступает в статусе третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, учитывая, что в этом случае у работодателя возникнет обязанность по уплате работнику вознаграждения?

1.3. Объект патентного права, созданный руководителем организации, может быть признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Служебный характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием этого объекта

Отсутствие конкретного задания на создание объекта патентного права руководителю организации не может свидетельствовать о неслужебном характере такого объекта, поскольку руководитель является сотрудником работодателя, уполномоченным давать такие задания (решения Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу № СИП 460/2015, от 02.02.2016 по делу № СИП-462/2015).

В то же время предоставление руководителем в суд служебного задания также само по себе не дает основания для вывода о служебном характере объекта патентного права, поскольку руководитель имеет фактическую возможность составлять любые необходимые ему документы в подтверждение его правовой позиции и по своему усмотрению определять содержание этих документов (решение Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2016 по делу № СИП-648/2015).

Трудовые обязанности руководителя, как правило, отражаются в договоре и/или должностной инструкции в обобщенном виде. Тем не менее это не препятствует признанию объекта патентного права служебным. Служебный характер объекта патентного права, созданного руководителем, устанавливается исходя из наличия взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием этого объекта.

В случае возникновения спора об авторстве лица, которое являлось руководителем организации на момент создания объекта патентного права, следует учитывать, что выполнение руководителем лишь административных функций не дает основания для признания его авторства, если не доказан его творческий вклад в создание указанного объекта.

С учетом изложенного возникают следующие вопросы.

1. Какие обстоятельства могут свидетельствовать о наличии взаимосвязи между осуществляемой руководителем трудовой деятельностью и созданием спорного объекта патентного права?

2. С учетом каких обстоятельств подлежит установлению творческий вклад руководителя в создание объекта патентного права (в частности, учитывается ли наличие соответствующего образования, квалификации)?

1.4. Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет работодателю право использовать запатентованный на имя работника объект, лишает работодателя права ссылаться на служебный характер запатентованного объектата

Согласно правовому принципу эстоппель лицо утрачивает право оспаривать факты, которые ранее были им признаны. Задача этого принципа состоит в том, чтобы воспрепятствовать лицу в получении преимуществ или выгод вследствие своего непоследовательного поведения в ущерб другому лицу, которое добросовестным образом полагалось на определенную ситуацию, созданную первым лицом.

В связи с этим подписание работодателем лицензионного договора, по которому работник как патентообладатель предоставляет работодателю право использовать определенный объект патентного права, может быть признано обстоятельством, препятствующим работодателю в последующем оспаривать патент в части указания работника в качестве патентообладателя со ссылкой на служебный характер данного объекта.

С учетом изложенного возникает следующий вопрос.

Если работодатель при подписании лицензионного договора исходил из того, что работник создал патентоспособный объект не в рамках трудовых обязанностей или без его задания, но в последующем установлены опровергающие данные обстоятельства факты, то может ли работодатель в такой ситуации оспаривать патент в части неправильного указания патентообладателя, обосновывая это служебным характером указанного объекта?

1.5. Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, суд исследует, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект

Исходя из статьи 1370 ГК РФ служебный объект патентного права может быть создан работником в период нахождения в трудовых отношениях. При этом в силу статьи 60.1 ТрК РФ работник может заключать трудовые договоры с несколькими работодателями (внешнее совместительство).

Поскольку статья 1370 ГК РФ не указывает на то, что создание служебного объекта патентного права возможно только по основному месту работы, то он может быть создан также при работе по совместительству.

Например, в одном из дел рассматривалось требование работодателя об оспаривании патента в части указания в качестве патентообладателя работника, который работал у него по совместительству.

Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, организацию, в которой работник имел основное место работы на момент создания спорного изобретения. Данная организация сообщила, что у нее нет оснований полагать, что спорное изобретение создано в рамках трудовых отношений с таким работником. В связи с этим суд исследовал служебный характер изобретения лишь применительно к отношениям между работником и работодателем по совместительству (решение Суда по интеллектуальным правам от 21.07.2016 по делу № СИП-184/2016).

В то же время если два работодателя (по основному месту работы и совместительству) в подобной ситуации будут ссылаться на то, что объект патентного права создан работником при выполнении трудовых обязанностей или задания именно у них, то суду следует исследовать, у кого из работодателей был создан данный объект с учетом критериев, указанных в преамбуле к настоящей Справке.

С учетом изложенного возникает следующий вопрос.

Если будет установлено, что создание спорного объекта патентного права могло иметь место у любого из этих работодателей, то за кем из работодателей признается право на получение патента (например, совместное получение патента этими работодателями или получение патента работодателем по основному месту работы и предоставление второму работодателю возможности использования объекта патентного права на условиях неисключительной лицензии)?

1.6. В споре о признании истца одним из патентообладателей вопрос о размере его доли в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат не разрешается. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей, а в случае недостижения соглашения – в судебном порядке по заявлению одного из патентообладателей

В споре о признании истца одним из патентообладателей вопрос о размере его доли в доходах от совместного использования результата интеллектуальной деятельности либо от совместного распоряжения исключительным правом на такой результат не разрешается. Размер указанной доли определяется по соглашению патентообладателей, а в случае недостижения соглашения – в судебном порядке по заявлению одного из патентообладателей

При недостижении такого соглашения спор может быть рассмотрен в судебном порядке в соответствии с положениями пункта 4 статьи 445, статьи 446 ГК РФ.

Например, судом было рассмотрено требование одного из авторов изобретения об оспаривании патента в части неуказания его в качестве патентообладателя. Из материалов дела следовало, что спорное изобретение было создано тремя физическими лицами, два из которых передали свои права организации, подавшей заявку на выдачу патента. Третий автор (истец) свое право на получение патента не отчуждал. Тем не менее организация, подавшая заявку на патент, в обоснование своего права ссылалась в суде на служебный характер изобретения. Суд удовлетворил требование и обязал Роспатент выдать новый патент с указанием в нем в качестве патентообладателя в дополнение к организации также истца.

Не согласившись с этим решением, организация-патентообладатель обратилась в суд кассационной инстанции, указала на то, что автор на основании решения суда получил больше прав, чем он должен был бы иметь, являясь одним из трех соавторов изобретения. Поскольку на основании решения суда в качестве патентообладателей указаны два лица, автор, став патентообладателем, получит доход от использования изобретения в равных долях с этой организацией. По мнению организации, истец (один из авторов) должен был бы иметь право на получение дохода в размере одной третьей части от общей суммы, а право на получение оставшихся двух третьих суммы дохода должна иметь организация, как приобретшая право на получение патента от двух из трех соавторов. Поскольку вопрос об определении долей в доходах от совместного использования изобретения предметом спора не являлся, то судом не был рассмотрен (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2016 по делу № СИП-536/2015).

С учетом изложенного возникают следующие вопросы.

1. В каком порядке следует определять размер долей патентообладателей в доходах:
- должен ли суд при принятии решения о признании патента недействительным в части неуказания лица патентообладателем и включении истца в число патентообладателей определить доли в доходах всех патентообладателей по своей инициативе или по заявлению сторон по делу
либо
- для определения долей необходимо предъявление самостоятельного требования в отдельном процессе (принимая во внимание, что стороны в силу пункта 3 статьи 1229 ГК РФ должны иметь возможность договориться о распределении доходов)?

2. Какие обстоятельства следует учитывать при определении размера доли в доходах? В частности, должен ли суд при определении размера доли в доходах учитывать количество авторов, от которых соответствующий патентообладатель получил право на получение патента?

Раздел 22

2.1. Служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов лиц, не являющихся работниками патентообладателя, не препятствует признанию результата интеллектуальной деятельности служебным

В случае если результат интеллектуальной деятельности создан работником в связи с выполнением им трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в соавторстве с иным физическим лицом (статья 1348 ГК РФ), то по правилам статьи 1370 ГК РФ определяются лишь взаимоотношения работника и его работодателя. Иной соавтор вправе использовать этот результат по своему усмотрению, если соглашением не предусмотрено иное, а также может быть указан одним из патентообладателей наряду с работодателем другого автора (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.08.2015 по делу № СИП-253/2013, решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2015 по делу № СИП-167/2015).

2.2. Уклонение работника от обязанности по уведомлению работодателя о созданном объекте патентного права не имеет правового значения для признания такого объекта служебным либо не являющимся таковым

В соответствии с пунктом 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином (пункт 3 статьи 1370) работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана.

Назначение нормы пункта 4 статьи 1370 ГК РФ состоит в установлении порядка возникновения и перехода права на получение патента. Для установления служебного характера объекта патентного права необходимы иные условия, содержащиеся в пункте 1 статьи 1370 ГК РФ.

С учетом этого на работодателя не могут возлагаться негативные последствия неуведомления его работником о создании охраноспособного результата (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2014 по делу № СИП-253/2013).