Э.А. Шахназарова,
кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА)

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 3 (33), сентябрь 2021 г., с. 61-68

Рассматриваемая проблематика связана с внесением изменений в ч. 4 ГК РФ, предусматривающих отдельные положения о результатах интеллектуальной деятельности (далее – РИД), созданных при выполнении государственного или муниципального контракта. Федеральным законом от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее - ФЗ № 456-ФЗ) ГК РФ дополнен ст. 1240.1 «Результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта», положения которой направлены на регламентацию прав на получение патента и исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта для государственных и муниципальных нужд, в том числе, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, на определение правообладателя в искомых отношениях и решают ряд других вопросов (п. 2 ст. 2 ФЗ № 456-ФЗ, вступающего в силу с 1 января 2022 г.). К таким вопросам относится определение условий и порядка исполнения обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее прекращения, которые определяются Правительством Российской Федерации. Такая обязанность возникает ввиду того обстоятельства, что п. 11 ст. 1240.1 предусмотрена обязанность лица, которому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (за исключением результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности), в течение двух лет со дня возникновения у него соответствующего исключительного права начать использование таких результатов в практической деятельности либо передать соответствующее исключительное право другим заинтересованным лицам.

Как отмечает В.И. Еременко, ФЗ № 456-ФЗ «по времени его принятия оказался последним федеральным законом, принятым на основании законопроекта от 3 апреля 2012 г. N 47538-6 о масштабной модернизации Гражданского кодекса РФ, который в конечном счете распался на десять законопроектов, согласно которым были приняты десять федеральных законов в указанной сфере правового регулирования 1. Автор справедливо отмечает направленность положений ст. 1240.1 ГК РФ на защиту интересов лица, выполняющего государственный или муниципальный контракт (исполнителя) ввиду того обстоятельства, что права на получение патента и исключительного права на РИД в рассматриваемых отношениях по общему правилу принадлежат именно исполнителю (п. 1 ст. 1240.1 ГК РФ) за исключением ряда обозначенных случаев2. К таким исключениям относится право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, которые принадлежат Российской Федерации и лишь в случаях и в порядке, определенном Президентом Российской Федерации, могут принадлежать исполнителю (п. 3 ст. 1240.1 ГК РФ). Следующее исключение (п. 4 ст. 1240.1 ГК РФ) – это принадлежность права на получение патента и исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации либо местного бюджета (за исключением случаев принадлежности РИД, непосредственно связанного с обеспечением обороны и безопасности, Российской Федерации), соответственно Российской Федерации, субъекту Российской Федерации и муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик при выполнении одного из следующих условий:

1)

если результат интеллектуальной деятельности необходим для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций;

2)

если исполнитель в течение двенадцати месяцев с даты приемки работ по государственному или муниципальному контракту не обеспечил совершение всех зависящих от него действий, необходимых для признания за ним исключительного права на результат интеллектуальной деятельности;

3)

если результат интеллектуальной деятельности создан при выполнении работ по государственному контракту, который заключен в целях реализации международных обязательств Российской Федерации;

4)

в других случаях, установленных законом.

Кроме того, государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что право на получение патента и исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежат совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию (абз. 2 п. 1 ст. 1240.1 ГК РФ)

Предоставление прав на РИД по общему правилу исполнителю государственного или муниципального контракта представляется логичным, поскольку именно исполнитель участвует в создании РИД и должен быть экономически мотивирован в обозначенном контексте и в целях эффективного выполнения государственного или муниципального контракта, в том числе путем предоставления ему исключительных прав на РИД, возникших в процессе выполнения такого государственного или муниципального контракта.

О.А. Городов, подчеркивая, что ст. 1240.1 ГК РФ играет роль общих для всех РИД положений, отмечает выделение в данной статье двух групп РИД, созданных при выполнении государственного или муниципального контракта, по основаниям их целевого назначения и принадлежности имущественных прав3.

Первая группа представлена охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, непосредственно связанными с обеспечением обороны и безопасности. К ним относятся следующие программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау):

-

полученные в рамках государственных программ или при выполнении оборонного заказа, осуществление которых обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области обороны, обеспечения безопасности, внешней разведки, в сфере государственной охраны, внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии РФ, оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны;

-

являющиеся собственными разработками названных выше федеральных органов государственной власти или подведомственных им государственных учреждений, созданными за счет субсидий или средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Указанные результаты подлежат учету в Реестре результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности, ведение которого осуществляет Министерство обороны РФ.

Вторая группа включает результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении государственного или муниципального контракта за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ либо местного бюджета, которые не подпадают под признаки результатов, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности. В эту группу, в частности, входят:

-

результаты интеллектуальной деятельности необходимые для предоставления государственных (муниципальных) услуг либо для осуществления государственных (муниципальных) функций;

-

результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по государственному контракту, который заключен в целях реализации международных обязательств РФ.4

Необходимо учитывать то обстоятельство, что п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ, который является предметом исследования настоящей статьи, распространяется на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд (за исключением результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности).

Стоит отметить, что изменения гражданского законодательства по рассматриваемым вопросам сводились не только к введению статьи 1240.1 ГК РФ. Так, были внесены изменения и в смежные положения в статьи 1298, 1370, 1373 и 1471 Гражданского кодекса РФ (п. 3-6). Данные изменения в целом связаны с введением ст. 1240.1 ГК РФ с учетом положений новой ст. 1240.1 Кодекса.

Интересным в обозначенном контексте представляются проблемы соотношения прав авторов, публичных образований и лица, выполняющего государственный или муниципальный контракт (исполнителя).

Так, в положения ст. 1373 ГК РФ «Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту» была введена отсылка к 1240.1 ГК РФ и ряд крайне важных положений, по сути определяющих порядок исполнения обязанности по использованию таких РИД в ситуациях, когда изначально Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование - обладатель патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд не обеспечивает использование соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца либо не предоставит право использования таких изобретения, полезной модели или промышленного образца по лицензионному договору или не передаст исключительное право на изобретение, промышленный образец или полезную модель другому лицу в течение двух лет с даты выдачи патента на указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец. В таком случае исполнитель вправе требовать передачи ему исключительного права на соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец на безвозмездной основе по договору о безвозмездном отчуждении исключительного права (п. 3 ст. 1373 ГК РФ). Кроме того, предусмотрено право исполнителя в судебном порядке осуществить понуждение патентообладателя к заключению договора о безвозмездном отчуждении ему исключительного права в случаях, если последний отказался от заключения договора о безвозмездном отчуждении исключительного права, а также в случае, если ответ патентообладателя на письменное требование исполнителя не будет получен в течение трех месяцев со дня отправления такого предложения и он не докажет, что неиспользование им изобретения, полезной модели или промышленного образца обусловлено уважительными причинами.

В случае если изначально государственным или муниципальным контрактом предусмотрено, что право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, и государственный или муниципальный заказчик не подает заявку на выдачу патента в течение шести месяцев со дня его письменного уведомления исполнителем о получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца и не примет решение о сохранении изобретения, полезной модели, промышленного образца в тайне, - право на получение патента принадлежит исполнителю (согласно п. 2 ст. 1373 ГК РФ).

Очевидно, что обозначенные положения направлены на внедрение РИД, созданных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, т.е. при исполнении публичных задач, в производство, на стимулирование изобретательской деятельности исполнителей по государственному или муниципальному контракту. Это является разумной мерой обеспечения использования таких РИД, созданных изначально в публичных целях.

В то же время положения п. 4 ст. 1373 ГК РФ предусматривают возможность перехода прав еще к одному субъекту – автору РИД. Так, если исполнитель, получивший исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец изначально в случае отказа заказчика от получения патента на РИД (согласно описанному выше п. 2 ст. 1373 ГК РФ), не начнет в течение двух лет с даты получения этого права использование соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца либо не передаст исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец другому лицу, автор вправе требовать передачи ему исключительного права на соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец на безвозмездной основе, в том числе в порядке понуждения посредством судебного разбирательства (согласно п. 4 ст. 1373 ГК РФ), а также в случае досрочного прекращения действия патента по решению патентообладателя – исполнителя (согласно п. 5 ст. 1373 ГК РФ)

Таким образом, законодателем был реализован вектор на обеспечение использования прав на РИД и самого РИД, созданного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, с учетом публичного характера создания последнего, а также положений ГК РФ о служебных РИД и охране прав авторов таких РИД.

Рассмотренные положения ст. 1373 ГК РФ в совокупности с положениями ст. 1240.1 ГК РФ, как отмечаются в науке, направлены и на оптимизацию функций федеральных органов исполнительной власти, способствующих развитию рынка интеллектуальной собственности; на создание стимулов для субъектов правоотношений по выявлению, правовой охране и управлению правами интеллектуальной собственности, а также формирование заинтересованности в создании патентоспособных служебных научно-технических результатов и мотив в оформлении охранных документов на результаты, созданные непосредственно при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту5.

Отдельный интерес представляют и изменения, внесенные в положения ст. 1471 ГК РФ, которая посвящена секретам производства, полученным при выполнении работ по договору и при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. Так, согласно п. 2 ст. 1471 ГК РФ секретами производства, непосредственно связанными с обеспечением обороны и безопасности, признаются наряду со сведениями, указанными в п. 1 ст. 1465 ГК РФ, сведения, содержащиеся в конструкторской и (или) технологической документации.

В связи с этим в научной литературе обсуждается вопрос: должны ли сведения, содержащиеся в конструкторской и (или) технологической документации отвечать общим требованиям, предъявляемым к секретам производства, которые установлены ст. 1465 ГК РФ, или это могут быть любые сведения, материальным носителем которых является конструкторская или технологическая документация, непосредственно связанная с обеспечением обороны и безопасности6. В обозначенном контексте О.А. Городов отмечает, что в том случае, если сведения, содержащиеся в конструкторской или технологической документации для целей отнесения их к секретам производства, должны соответствовать критериям, закрепленным в ст. 1465 ГК РФ, то в их отдельном выделении нет необходимости. Если же в качестве секретов производства могут признаваться любые сведения, содержащиеся в конструкторской или технологической документации, связанной с обеспечением обороны и безопасности, то необходимо определить критерии дифференциации секретов производства, непосредственно связанных с обеспечением обороны и безопасности и секретов производства по смыслу ст. 1465 ГК РФ.

Таким образом, ст. 1240.1 ГК РФ является общей для ст. 1298 ГК РФ, 1373 ГК РФ и 1471 ГК РФ. Статья 1240.1 ГК РФ содержит положения, которые включают условия, определяющие характер правоотношений, складывающихся между правообладателями, исполнителями и третьими лицами по поводу прав на результаты интеллектуальной деятельности. В рамках настоящей статьи особый интерес вызывает п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ.

В абзаце 2 п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ указано, что условия и порядок исполнения обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее прекращения определяются Правительством Российской Федерации. Во исполнение вышеуказанных положений представляется необходимым разработать и принять нормативный правовой акт, который мог бы носить название «Постановление Правительства Российской Федерации ”Об утверждении Правил, определяющих условия и порядок исполнения обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, последствия ее неисполнения и условия ее прекращения” (далее – Постановление) и содержать в том числе основные обязанности правообладателя в процессе получения РИД, его внедрения и использования, а также способы исполнения обязанности по использованию РИД и передачи исключительных прав на РИД и порядок предоставления отчетности об исполнении обязанности по использованию РИД, а также последствия ее неисполнения и условия прекращения.

При разработке проекта Постановления представляется целесообразным учитывать необходимость закрепления способов исполнения обязанности по использованию РИД. Ввиду экономической направленности рассматриваемых нормативных положений обязанность по использованию РИД может считаться исполненной правообладателем, в частности:

1)

при внесении исключительных прав на РИД в уставной капитал организации–правообладателя или иных юридических лиц;

2)

при реализации экономических и организационных решений на основе и с помощью РИД, в частности, при использовании секретов производства, объектов патентного права в качестве основы процессов изготовления и продажи товаров, оказания услуг;

3)

при обеспечении производственного цикла с использованием РИД;

4)

при осуществлении деятельности, направленной на введение в гражданский оборот товаров, работ, услуг, производимых (оказываемых) с использованием РИД;

5)

при внедрении РИД в инновационный процесс, в частности введение в употребление нового или улучшенного продукта или процесса, нового метода продаж или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях;

6)

при использовании РИД в промышленных испытаниях;

7)

при осуществлении экспорта товаров, в производстве которых использовался РИД, в страны, в которых получена охрана РИД;

8)

при предоставлении права использования РИД на основании лицензионного договора.

9)

при отчуждении исключительного права на такой РИД по договору;

10)

при залоге исключительного права на РИД и переходе исключительного права на такой РИД без договора.

Указанные способы иллюстрируют направленность на повышение практического использования РИД в деятельности правообладателя, что обусловлено, в первую очередь, экономическими целями, а также отчасти публичной сферой регулируемых отношений.

Из смысла п. 1 ст. 1240.1 ГК РФ в основу проекта Постановления, как видится, должна быть положена модель, согласно которой предусматривается обязанность по использованию РИД лицом, которому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, без ограничения состава правообладателей, на которых такая обязанность возлагается. Таким образом, правообладателем может выступать как исполнитель по государственному и муниципальному контракту, так и государственный заказчик.

В рамках реализации обязанностей правообладателя необходимо отчертить круг действий, которые последний должен предпринять. Целесообразно в этом контексте выделить этапы, каждый из которых подразумевает выполнение конкретных действий. Например, на этапе получения РИД необходимо выбрать форму правовой охраны. Если в качестве РИД выступает ноу-хау, необходимо создать условия, обеспечивающие режим конфиденциальности информации (в том числе определение круга сведений, в отношении которых устанавливается режим конфиденциальности). Также, если в качестве РИД выступает изобретение, полезная модель, промышленный образец или селекционное достижение, необходимо предусмотреть осуществление регистрационных процедур, в том числе по охране РИД за рубежом, а также получить соответствующие охранные документы на РИД.

Следующим этапом после получения РИД является процесс его внедрения. В первую очередь на данном этапе целесообразно закрепить обязанность правообладателя определить основные направления внедрения РИД в производство на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Такой подход обусловлен экономической составляющей правоотношений. В силу того что формальные обязанности по получению правовой охраны уже выполнены, правообладатель определяет будущий вектор развития и фактического использования РИД на практике, а также оценивает перспективы такого использования. Кроме того, представляется важным фиксация обязанности правообладателя на данном этапе совершить действия, направленные на обеспечение востребованности товаров, работ, услуг производимых (оказываемых) с использованием РИД как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Конкретизация таких действий может быть выражена, в частности, в обеспечении производства оригинальных, дефицитных товаров, работ, услуг с использованием РИД, формировании позиционирования соответствующего товара, работы или услуги, способного обеспечить их конкурентоспособность на соответствующем рынке, осуществлении рекламы с указанием на используемый РИД, разработке и соблюдении стандартов качества. Все эти меры так или иначе играют ключевую роль на этапе внедрения РИД, так как предполагают, что правообладатель предпринимает все возможные действия для дальнейшего обеспечения использования РИД.

Учитывая экономическую природу РИД и оборотоспособность соответствующих исключительных прав, важно отметить такую составляющую, как выявление дальнейшей возможности коммерциализации прав на РИД. В этом контексте очевидна необходимость осуществления правообладателем комплексного анализа соответствующего рынка товаров, работ и услуг, в том числе трансграничных рынков, проведения экономической оценки организации производства соответствующих товаров, работ или услуг, подбор и проведение переговоров с контрагентами, заинтересованными в приобретении соответствующих товаров, работ и услуг или в приобретении права использования РИД.

Особое место и, должно быть, самое важное занимает процесс использования РИД. Уже на этапе фактического осуществления обязанности по использованию РИД добросовестному правообладателю, как видится, целесообразно вменить обязанность по осуществлению поддержания правовой охраны РИД в силе (в частности, обеспечение поддержания патента в силе, сохранение конфиденциальности сведений, составляющих содержание ноу-хау), а также по совершению действий, направленных на реализацию способов использования РИД, о которых говорилось выше.

Одним из ключевых вопросов в контексте исполнения обязанности по использованию РИД является и анализ возможности реализации такого исполнения посредством передачи прав путем заключения договора об отчуждении исключительного права на РИД или заключения лицензионного договора.

Стоит отметить, что абз. 1 п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ предусматривает обязанность правообладателя либо использовать РИД в течение двух лет в практической деятельности, либо передать соответствующе исключительное право другим заинтересованным лицам. При этом абз. 2 п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ предусматривает необходимость определения Правительством РФ лишь условий и порядка исполнения обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, полученного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту; последствия ее неисполнения и условия ее прекращения определяются Правительством Российской Федерации. То есть, не предусмотрено определение условий и порядка передачи прав посредством принятия Постановления Правительства РФ. В обозначенном контексте стоит оговориться, что для целей планируемого к принятию Постановления Правительства РФ передача исключительного права другим заинтересованным лицам, которая выражается в условиях нормативных рамок п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ и иных положений ГК РФ о передаче исключительных прав лишь в договоре об отчуждении, может быть косвенно воспринята в качестве возможного варианта исполнения обязанности по использованию РИД.

В случае когда исполнение обязанности по использованию РИД реализовано посредством передачи права использования на основании лицензионного договора, такой договор должен применяться на условиях простой неисключительной лицензии. Ввиду особого значения рассматриваемых РИД заключение лицензионного договора должно способствовать эффективному использованию РИД. Кроме того, необходимо учесть тот факт, что предоставление права использования РИД на основании лицензионного договора не влечет за собой прекращение обязанности по использованию РИД правообладателем. Такой подход обусловлен тем, что в контексте п. 11 ст. 1240.1 ГК РФ подразумевается экономический способ использования, выраженный в конкретных действиях правообладателя, которые должны сводиться к фактическому использованию РИД на практике, а не формальной передаче прав на него. Таким образом, такой способ исполнения обязанности, как предоставление права использования РИД на основании лицензионного договора, является факультативным и должен быть сопряжен с основным (практическим) способом использования.

Однако важно учитывать, что такие положения будут действовать одновременно с обязанностью лицензиата начать использование РИД в срок не позднее двух лет с момента возникновения исключительного права на РИД. Кроме того, важно предусмотреть обязанность по направлению лицензиару ежемесячных отчетов об использовании РИД с указанием производственных показателей такого использования в течение срока действия лицензионного договора, что будет способствовать дополнительному контролю лицензиара за деятельностью лицензиата и при этом не снимает обязанность правообладателя по использованию РИД.

В качестве другой меры контроля можно привести обязанность предоставления исполнителем федеральному органу исполнительной власти, органу субъекта Российской Федерации, органу муниципального образования, по контракту с которым получен РИД, отчета об исполнении обязанности по использованию РИД по установленной соответствующим публичным образованием форме. При этом отчет об исполнении обязанности по использованию РИД должен включать указание на осуществленные способы исполнения обязанности по использованию РИД и должен предоставляться ежеквартально со дня начала исполнения обязанности по использованию РИД. В обозначенном контексте в качестве подтверждения могут быть запрошены соответствующие документы.

Обозначенные положения, как видится, позволят обеспечить эффективные меры контроля за исполнением соответствующей обязанности и опосредуют публичный характер и высокую значимость использования РИД, полученных при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.