А.В. Костин,
кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН,
основатель Онлайн-школы оценщиков интеллектуальной собственности, Россия, Москва

Н.В. Красовская,
аспирант ИМПЭ им. А.С. Грибоедова,
заместитель начальника отдела нормативно-правового регулирования,
Общероссийская общественная организация Российское авторское общество, Россия, Москва

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1 (35), март 2022 г., с. 19-28

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в ряде случаев предусматривает возможность для правообладателя отдельных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД) и средств индивидуализации (далее – СИ) при нарушении исключительного права вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Законодатель предусмотрел три метода определения размера компенсации:

-

в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб. (на основании п. 1 ст. 1301 ГК РФ, п. 1 ст. 1311 ГК РФ, п. 1 ст. 1406.1 ГК РФ, подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ);

-

в двукратном размере стоимости контрафактных товаров (на основании п. 2 ст. 1301 ГК РФ, п. 2 ст. 1311 ГК РФ, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, подп. 2 п. 2 ст. 1537 ГК РФ);

-

в двукратном размере стоимости права использования (на основании п. 3 ст. 1301 ГК РФ, п. 3 ст. 1311 ГК РФ, п. 2 ст. 1406.1 ГК РФ, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Метод расчета компенсации «в двукратном размере стоимости права использования» является универсальным в том смысле, что применим для всех указанных в законе случаев вне зависимости от наличия или отсутствия лицензионного договора. Поскольку вопросы определения стоимости права использования являются предметом профессиональной деятельности оценщиков интеллектуальной собственности и ip-экспертов, то следует признать, что она может быть численно определена для любого из 23 РИД и/или СИ (рис. 1), за любой период использования (нарушения), на любую дату и по каждому случаю нарушения.

Рис. 1. РИД и СИ, по которым возможно взыскание компенсации в двукратном размере стоимости права использования

На практику применения правовых норм, связанных со взысканием компенсации как способа защиты исключительных прав, в том числе при разрешении судебных споров, оказали значительное влияние:

-

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» (далее – Постановление КС РФ № 28-П), в соответствии с п. 2 которого признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3), положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями; если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (при условии, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер;

-

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июля 2020 г. № 40-П «По делу о проверке конституционности подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее – Постановление КС РФ № 40-П), в соответствии с которым подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК Российской Федерации признан не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. 1 и 2), 34 и 55 (ч. 3), в той мере, в какой эта норма в системной связи с общими положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав, в том числе с п. 3 ст. 1252, не позволяет суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности исключительного права на один товарный знак, снизить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации, если такой размер многократно превышает величину причиненных правообладателю убытков (убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации дважды указал на необходимость пересмотра установленного действующим гражданским законодательством порядка расчета компенсации за незаконное использование товарного знака;

-

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), которое подробно регламентирует, каким образом следует поступать суду при определении размера подлежащей взысканию с нарушителя компенсации. При этом особо отмечено, что, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену (п. 61 Постановления № 10).

Практика показывает, что при предъявлении исковых требований, рассчитанных «в двукратном размере стоимости права использования», цена иска определяется истцами, как правило, на основании имеющегося лицензионного договора. В судебной практике также встречаются ситуации, когда цена иска обосновывается расчетами со ссылками на заключение специалиста или на отчет об оценке стоимости права использования РИД и/или СИ.

Представление правообладателем в суд для обоснования размера взыскиваемой компенсации лицензионного договора не всегда связано с целями защиты и восстановления нарушенных прав истца.

Например, в решении Арбитражного суда Приморского края от 19 мая 2016 г. по делу № А51-34352/2014 суд указал, что истцом был избран способ защиты, позволяющий получить от взыскания компенсации доход, значительно превышающий возможную при предотвращении правонарушения прибыль, в связи с чем истцу выгоднее получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения. Истец допустил злоупотребление, при котором несоразмерность компенсации последствиям нарушения прав истца выгодна истцу и не мотивирует его к осуществлению действий, направленных на предотвращение правонарушения.

В судебной практике есть примеры судебных дел, когда суд снижал размер компенсации, поскольку представленный истцом лицензионный договор не мог являться безусловным доказательством цены и когда стоимость лицензии являлась неоправданной для применения к расчету суммы компенсации.

Так, в постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2018 г. по делу № А33-28024/2017, постановлении Суда по интеллектуальным правам от 24 мая 2017 г. № С01-693/2016 по делу № А45-20577/2015 суды учли, что аффилированность сторон лицензионного договора может влиять на установленный в этом договоре размер лицензионного вознаграждения. В таком случае правообладателю требуется подтвердить соответствие определенной в договоре цены неисключительной лицензии рыночным ценам.

Вопрос об аффилированности сторон лицензионного договора, представленного для расчета размера компенсации, поднимался также в постановлении СИП от 03 декабря 2019 г. № С01-1177/2019 по делу № А52-5093/2018.

Отчасти именно решению проблемы с несправедливыми и завышенными суммами компенсации в двукратном размере стоимости права использования и с явными злоупотреблениями со стороны истцов-правообладателей посвящено Постановление КС РФ № 40-П, в котором суд подчеркнул, что взыскание такой компенсации должно способствовать именно восстановлению нарушенных прав правообладателя, но не его обогащению.

Сложившаяся судебная практика исходит из того, что установленный оспариваемой нормой размер компенсации – в виде двукратной стоимости права использования товарного знака или двукратной цены товаров, на которых он незаконно размещен, – является единственно возможным, суды не вправе его снижать и могут лишь с учетом фактических обстоятельств дела установить иную цену товара или права использования.

При этом изложенная в Постановлении КС РФ № 28-П позиция часто толкуется как подлежащая применению только в случаях одновременного нарушения исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности и на этом основании не используется в делах, аналогичных рассматриваемому, в котором ответчиком нарушены права каждого из истцов на один товарных знак. Кроме того, многие суды исходят из того, что снижение суммы компенсации на основании данной позиции Конституционного Суда Российской Федерации возможно, только если ее размер рассчитывается по правилам подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ.

Такая практика, по мнению Конституционного Суда Российской Федерации, приводит к чрезмерному смещению баланса интересов в пользу правообладателей, в связи с чем Суд счел возможным указать, что сформированные им в Постановлении № 28-П позиции имеют универсальный характер, то есть должны учитываться не только при использовании тех норм, конституционность которых была проверена при вынесении данного постановления, в идентичных обстоятельствах, но и в аналогичных ситуациях.

При этом Конституционным Судом Российской Федерации отмечено, что появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации обратил особое внимание на обязанность суда исследовать доказательства, относящиеся к допущенному нарушению и условиям правомерного использования товарного знака, на стоимость которого ссылается истец, поскольку, например, факт отсутствия лицензионного договора между истцом и ответчиком не может служить безусловным доказательством нарушения прав правообладателя. Необходимо, в частности, выяснить, является ли ответчик–предприниматель лицом, производящим продукцию, на которую наносится товарный знак, или лишь осуществляет розничную торговлю товарами, произведенными третьими лицами – лицензиатами, получившими от правообладателя право использовать товарный знак, – в последнем случае заключение лицензионного договора между таким предпринимателем и правообладателем вообще не требуется (ст. 1487 ГК РФ).

Ярким примером такого договора, единственной целью которого было обоснование большего размера компенсации «в двукратном размере стоимости права использования», стал лицензионный договор (неисключительная лицензия на срок до 22 июля 2024 г.) на использование товарного знака по свидетельству РФ № 289416, заключенный 01 октября 2016 г. (РД0233648 от 09 октября 2017 г.) между ОАО «Рикор Электроникс» (лицензиар) и ООО «Техносфера» (лицензиат) с завышенной ставкой роялти (7%) и завышенным размером паушального платежа (90 тыс. руб). Об обстоятельствах построения искаженных, искусственных договорных отношений, имитации реальной экономической деятельности свидетельствуют среди прочих действия органа управления общества: на текущий момент первоначальный собственник и директор ООО «Техносфера», который и заключал лицензионный договор РД0233648 в 2016 г., ввел в состав участников ООО «Техносфера» так называемого массового директора, назначил его генеральным директором общества, а затем продал свою долю в ООО «Техносфера» обществу. Поведение учредителя и руководителя общества в совокупности с отсутствием документального подтверждения исполнения заключенного в 2016 г. лицензионного договора указывают на фиктивный характер сделки.

В случаях, когда размер вознаграждения по лицензионному договору, или расчетное значение стоимости права использования по мнению суда и лиц, участвующих в деле, не может служить доказательством цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации истца, по ходатайству сторон процесса может быть назначена финансово-экономическая судебная экспертиза с целью определения стоимости права использования РИД и/или СИ.

В соответствии с целями экспертного исследования [1] и поставленными судом задачами судебные эксперты решают две группы экспертных задач: идентификационные и диагностические.

Идентификационные задачи в делах о взыскании компенсации («в двукратном размере стоимости права использования») связаны с установлением фактов использования/неиспользования объекта (рис. 1), нарушения прав, сведений о правообладателях, нарушителях прав, объектах нарушения и объектах-аналогах, о способах и периоде нарушения прав.

Диагностические задачи связаны с установлением истории возникновения и перехода прав, объема нарушенных прав, с определением показателей финансово-хозяйственной деятельности правообладателя, пользователей (лицензиатов), нарушителя, с расчетами ставок роялти, паушального платежа (при необходимости), цены в сравнимых обстоятельствах, с выявлением эффектов, создаваемых за счет владения, использования или отказа [2] от использования объектов интеллектуальной собственности, права на которые нарушены/используются.

Разберем на примере так называемого «серийного дела» ОАО «Рикор Электроникс» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ № 289416 основные (типовые) ошибки истцов, ответчиков и судебных экспертов и рассмотрим алгоритм REVARES процедуры стейкхолдер-анализа, повышающей достоверность исходных данных и обоснованность заключения эксперта.

Авторами было проанализировано 568 арбитражных дел за период с 2013 по 2021 г.г. (см. табл. 1), из которых в 77 делах были заключены мировые соглашения, в которых размер компенсации был зафиксирован в диапазоне от 10 до 130 тыс. руб., а в 93 были назначены судебные экспертизы с результатами оценки стоимости права использования товарного знака, отличающимися друг от друга более чем в 900 раз. Примерно в половине проведенных судебных экспертиз эксперт: а) не указал период нарушения и дату, по состоянию на которую он рассчитывал стоимость права использования; б) некорректно описал объект исследования, что привело к ошибкам в выборе исходных данных и методов расчета.

Таблица 1. Статистика по серийному делу «Рикор Электроникс»

Пассивная процессуальная позиция ответчиков, большинство из которых являлись индивидуальными предпринимателями, при относительно невысокой цене иска и вынужденной необходимости нести судебные издержки на квалифицированную юридическую помощь в размере, зачастую превышающем цену иска, приводила к тому, что судебные экспертизы, часть из которых можно было бы отнести к недопустимым доказательствам, не оспаривались.

Одним из элементов проводимых судебных и/или внесудебных финансово-экономических экспертиз по технологии #IPValuationschool является стейкхолдер-анализ, который разработан экспертами Школы оценщиков интеллектуальной собственности и проводится с целью исключения влияния заинтересованных сторон (стейкхолдеров) на результаты экспертизы.

В табл. 2 представлены основные стейкхолдеры, которые могут быть прямо или косвенно заинтересованы в результатах судебной экспертизы («по определению цены в сравнимых обстоятельствах») и влиять на ее результаты путем воздействия на исследуемые информационные носители (исходные данные). В табл. 3 в обобщенной форме представлены параметры «расчетной модели стоимости права использования товарного знака», каждый параметр которой имеет значения мин. и макс., определяемые экспертом на основании материалов дела и существующих методов расчета. Использование алгоритма REVARES при получении оценок каждой стороной судебного процесса каждого параметра (табл. 2 и табл. 3) в совокупности позволяет повысить объективность, обоснованность и проверяемость результатов судебной экспертизы и минимизировать возможные искажения исходных данных со стороны заинтересованных лиц (стейкхолдеров).

Таблица 2. Алгоритм REVARES выявления заинтересованности стейкхолдера

Таблица 3. Параметры расчетной модели и их оценка сторонами процесса

Например, в семи судебных делах по искам АО «Рикор Электроникс» (А67-9651/2018, А67-9635/2018, А67-9641/2018, А67-9653/2018, А67-9643/2018, А67-9637/2018, А67-9648/2018) были назначены судебные экспертизы, а их проведение поручено одному и тому же эксперту, который во всех случаях нарушения прав на товарный знак № 289416 (несмотря на разные даты, объем контрафактного товара и периоды нарушений) оценил стоимость права использования товарного знака в каждом случае одинаково - в размере 28 400 руб.. Единый размер определенной экспертом стоимости права использования при разности обстоятельств судебных дел обусловлен допущенными экспертом ошибками в выборе исходных данных и методов расчета, не описанных ни в одном общепринятом источнике.

В тридцати других судебных делах по искам АО «Рикор Электроникс» (объединенных в одно А03-9634/2019) с ценой иска в 180 тыс. рублей была назначена и проведена судебная экспертиза с использованием алгоритма REVARES по методике, частично опубликованной в [3], которая показала существенное завышение цены иска. Во всех случаях истец обосновал размер иска в двукратном размере стоимости права использования (с учетом подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) на основании лицензионного договора с завышенным размером паушального платежа (90 тыс. руб.) и ставки роялти (7%), что было показано в [4]. Во всех 30 случаях размер компенсации являлся неоправданно завышенным, не отвечал критериям справедливости и соразмерности допущенному нарушению.

В судебном деле А03-9634/2019 часть ответчиков отказалась от проведения экспертизы, поэтому Арбитражный суд Алтайского края (судья М.А. Кулик), выделив их в отдельное производство по делу А03-20889/2019, самостоятельно рассчитал размер компенсации на основании имеющихся в материалах дела доказательств, который для разных случаев находился в диапазоне от 24,7 до 25,0 тыс. руб. округленно. Рассчитанный судом размер компенсации в деле А03-20889/2019 отличался от результатов экспертизы в деле А03-9634/2019 более чем в 600 раз. В последнем деле суд, оставаясь в рамках избранного истцом способа расчета компенсации, с учетом имеющихся доказательств фактически установил иную цену права использования, что привело к уменьшению заявленного правообладателем в иске размера компенсации.

Результат рассмотрения судебных дел о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки во многом зависит от процессуального поведения сторон, а в случае назначения по делу судебной экспертизы – от проведенного судебным экспертом исследования.

Среди основных (типичных) ошибок лиц, участвующих в судебных делах о взыскании компенсации за нарушение исключительного права «в двукратном размере стоимости права использования», можно выделить следующие типовые ошибки истцов:

•

На этапе подачи иска далеко не всегда готовится расчет разными [6] методами (предусмотренными правовой нормой способами) и обоснование размера исковой суммы, подтверждающей ее соразмерность допущенному нарушению. Например, в деле А41-93039/2021 суд снизил в 5 раз цену иска в 1 млн. руб., хотя расчет цены одним из предусмотренных законом способов (в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ) давал результат в 1,7 млн. руб.

•

В процессе обоснования размера компенсации истец часто существенно занижает или завышает цену иска из-за использования необоснованных данных об объекте исследования [6], объеме и периоде нарушения прав на РИД и/или СИ. Например, в деле А27-25452/2019 (товарный знак «БЕЛАЗ» по свидетельству Роспатента № 24132) цена иска в 100 тыс. руб. была определена истцом без привлечения специалистов в области финансово-экономической экспертизы. Анализ открытых данных показал, что период использования товарного знака составил 498 дней, объем нарушения – 54,1 млн. руб., ставка роялти – 2,6%, стоимость права использования товарного знака – 1,41 млн. руб., а компенсация «в двойном размере стоимости права использования» – 2,81 млн. руб.. Таким образом, расчетный размер компенсации оказался выше цены иска и взысканной суммы примерно в 28 раз.

Типовые ошибки ответчиков.

•

Оспаривая размер требуемой компенсации и представляя соответствующие доказательства в пользу его уменьшения, ответчики редко обращаются за помощью специалистов в области финансово-экономической судебной экспертизы по определению стоимости права использования РИД и/или СИ.

•

Не являясь ip-экспертом, ответчик не в состоянии выявить процессуальные ошибки (например, при наличии в деле другого заключения или отчета об оценке), недопустимые доказательства, обоснованно уменьшить предъявляемый размер компенсации или договориться о разумном урегулировании убытков.

•

В отдельных случаях советы ip-эксперта позволяют скорректировать выбранную стратегию защиты или оспорить имеющиеся в деле доказательства, включая иные заключения экспертов (или отчет об оценке).

Типовые ошибки судебных экспертов.

•

Некорректное описание объекта исследования и, соответственно, выбор ошибочных исходных данных и методов расчета.

•

Допускаются ошибки при определении периода использования РИД и/или СИ.

•

Использование данных, не соответствующих обстоятельствам дела, стоящей задаче и выбранным методам оценки [7].

•

Нечеткость, неопределенность и неполнота формулировок вопроса для экспертного исследования приводит к вероятностным выводам и признанию заключения недопустимым доказательством.

•

Вместо экспертного заключения готовится отчет об оценке стоимости по состоянию на дату, не соответствующую периоду нарушения, с необоснованными допущениями, вероятностными выводами и ошибками в исходных данных.

Предложенный алгоритм и процедуры могут быть дополнены специальными вопросниками, которые вместе с расчетными алгоритмами и методами извлечения исходных данных позволят юристам и судебным экспертам совершенствовать судебную практику в многочисленных «серийных делах», связанных с нарушением исключительного права на товарные знаки и объекты авторского права. На большой статистике (за последнее 10 лет было возбуждено более 100 тыс. арбитражных дел по товарным знакам и объектам авторского права) можно проводить и качественные, и количественные исследования, представляющие практическую ценность, как для начинающих, так и для опытных практикующих юристов, оценщиков и судебных экспертов.

Частично, с методическими рекомендациями по описанию объекта исследования судебной экспертизы можно познакомиться в Главе 4 (Судебная экспертиза и оценка размера компенсации) пособия из серии «Библиотека российского судьи» (Компенсация как способ защиты нарушенных исключительных прав: проблемы и решения [3]), соавторами которого выступили авторы настоящей статьи.