Е.А. Смирнова,
Руководитель практики по интеллектуальной собственности/
информационным технологиям Адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 20, июнь 2018 г., с. 34-39

Компенсация за нарушение исключительных прав на предусмотренные в законе результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (далее – РИД/СИ) представляет собой один из предусмотренных в законе способов защиты наряду с признанием права, пресечением незаконных действий и взысканием убытков.

При этом считается, что взыскание компенсации предоставляет собой упрощенную форму защиты прав по сравнению со взысканием убытков по той причине, что правообладатель согласно положениям части 3 ст. 1252 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков и должен доказать только факт правонарушения.

Формально снятие с правообладателя бремени доказывания убытков обусловлено специфической нематериальной природой объектов интеллектуальной собственности, и потому, как указал Конституционной Суд РФ (далее – КС РФ) в п. 3.1 Постановления от 13 декабря 2016 г. N 28-П1, «правообладатели ограничены в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков». При этом Конституционный Суд РФ в том же Постановлении отметил, что при определении размера компенсации во внимание должен приниматься факт многократного превышения компенсации над возможными убытками, размер которых можно установить с определенной степенью достоверности. Надо отметить, что в юридическом сообществе отсутствует единое мнение о необходимости доказывания факта наличия убытков для удовлетворения требования о взыскании компенсации. Бытует мнение, что лицо, требующее выплаты компенсации, должно подтверждать наличие определенных убытков2. Однако встречается и обратный подход, когда отсутствие убытков у истца не должно являться основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации, но в то же время для определения конкретного размера компенсации размер причиненных убытков может учитываться3.

Более того, в правовой среде до сих пор не утихают споры относительно самой правовой природы компенсации как меры защиты права. Высказываются мнения, что это форма возмещения/компенсации имущественных потерь4, либо что она представляет собой форму ответственности в виде штрафа5, либо законную неустойку, либо просто упрощенную форму взыскания убытков6.

Анализируя судебную практику, можно заметить, что до 2016 г. прослеживался подход к компенсации как средству восстановления имущественного положения правообладателя7. Хотя и тогда уже можно было встретить судебные акты, в которых суды присуждали компенсацию в безосновательно огромном размере без учета фактических обстоятельств дела.

Так, например, суд посчитал справедливым взыскание компенсации в размере 30 215 915 рублей с «МЕТРО Кэш энд Керри», являющегося дистрибьютором партии курток, на которых незаконно расположен товарный знак BERGLAND. При этом аналогичная сумма по смежному делу была взыскана и с производителя контрафактной партии курток8.

Однако в конце 2016 г. КС РФ, рассматривая знаковое дело о конституционности положений подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ9, суд разъяснил, что компенсация имеет штрафную функцию и ее суть - это ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Таким образом, вводя такой правовой механизм защиты исключительных прав, федеральный законодатель «не только учитывал объективные трудности в оценке причиненных правообладателю убытков, но и руководствовался необходимостью – в контексте правовой политики государства по охране интеллектуальной собственности – общей превенции соответствующих правонарушений».

Превентивная функция компенсации также может быть выведена из общеправового принципа о том, что никто не вправе извлекать преимущества из своего недобросовестного, незаконного поведения (часть 4 ст. 1 ГК РФ). Это означает, что при определении размера подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительного права на произведение необходимо, чтобы неправомерное использование произведения оказалось для нарушителя менее выгодным, чем использование РИД/СИ с соблюдением прав правообладателя.

Помимо рассмотрения вопроса о штрафной природе компенсации, КС РФ также сделал важный вывод о возможности снижения размера взыскиваемой компенсации за нарушение прав на товарный знак, определяемой в форме от 10 000 до 5 000 000 рублей, ниже низшего предела в случае совершения индивидуальным предпринимателем нескольких нарушений на один РИД/СИ, в том случае если размер компенсации явно несоразмерен характеру совершенного деяния и многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.

Таким образом, решение вопроса о правовой природе компенсации имеет огромное практическое значение в связи с тем, что от ответа на него зависит возможность снижения размера взыскиваемой компенсации.

Представляется особенно важной проблема отсутствия в законе решения вопроса о возможности снижения компенсации, рассчитываемой в двукратном размере стоимости контрафактного экземпляра произведения (часть 2 ст. 1301 ГК РФ).

Как установлено в части 3 ст. 1252 ГК РФ, «размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости».

Очевидно, что порядок расчета компенсации в порядке части 2 ст. 1301 ГК РФ определен в виде фиксированной суммы, не имеющей нижнего или верхнего пределов, а, следовательно, часть 3 ст. 1252 ГК РФ к такой форме компенсации неприменима. Кроме того, закон прямо не предусматривает возможность снижения такой формы компенсации, в отличие от компенсации, рассчитываемой в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей (часть 1 ст. 1301 ГК РФ) или в случаях, когда одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (абзац 3 части 3 ст. 1252 ГК РФ), что можно также расценивать как квалифицированное молчание законодателя.

Как в законе, так и в правоприменительной практике трудно найти критерии, по которым такая компенсация может быть рассчитана в случае ее снижения судом.

Соответственно, логично было бы предположить, что, руководствуясь принципом разумности, установленный размер компенсации в виде двойной стоимости контрафакта является соразмерным и намеренно предусмотренным в законе, а, следовательно, применение подхода, допускающего ее снижение без установленных в законе критериев, привело бы к правовой неопределенности и к нарушению права правообладателя на судебную защиту.

Однако в судебной практике сформировался иной подход к снижению компенсации в такой форме.

Так в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 13 декабря 2016 г. № С01-1073/2016 по делу № А40-163397/2015 суд установил:

«Размер компенсации, рассчитанной по правилам абзаца 2 статьи 1301 ГК РФ, не может быть снижен произвольно. Положения ГК РФ устанавливают право истца требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Следовательно, при доказанности такого размера присуждение судом меньшей суммы должно быть обоснованно достаточной аргументацией, построенной на анализе конкретных обстоятельств нарушения исключительного права истца.

Таким образом, при заявлении к взысканию компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости товаров, закон не устанавливает право суда по самостоятельному определению суммы компенсации, а дает суду в исключительных обстоятельствах право на ее снижение по сравнению с рассчитанной по установленным законом правилам».

Аналогичные подходы можно также увидеть и в иных судебных актах10, из чего можно сделать вывод, что судебная практика сформировала свой подход к возможности снижения компенсации, рассчитываемой не только в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, но и в фиксированной сумме.

Данный подход судов без выработанных четких критериев снижения компенсации, равно как и без наличия низшего предела такой формы компенсации представляется крайне опасным и может привести к ситуациям, когда компенсация, изначально рассчитанная в соответствии с частью 2 ст. 1301 ГК РФ, будет определена судом даже ниже стоимости РИД.

Так, например, и поступил суд первой инстанции в деле А56-51679/2016 по спору о взыскании компенсации за незаконное использование архитектурного проекта11, снизив компенсацию, рассчитываемую в двойном размере стоимости архитектурного решения, в три раза, взыскав сумму даже ниже стоимости самой разработки произведения. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд все выводы суда первой инстанции поддержал и посчитал такое снижение размера компенсации допустимым12.

Представляется, что причиной тому послужила неверно складывающаяся судебная практика, допускающая саму возможность снижения компенсации, определенной законодателем в форме фиксированной суммы.

В ситуации, когда размер взыскиваемой судом компенсации составляет величину меньше стоимости создания РИД, лицу оказывается выгоднее нарушать исключительные права правообладателя, чем получить от него права на их использование, что не соответствует превентивной цели взыскания компенсации, о которой говорил КС РФ.

Безусловно, в ситуациях явного несоответствия компенсации объему причиненного нарушителем вреда представляется справедливым снижение взыскиваемой суммы компенсации как исключительной меры. Однако при этом не должно создаваться ситуаций, когда такое снижение производится судом произвольно в отсутствие каких-либо правовых ориентиров, по аналогии с тем, как это уже происходит на практике с взысканием судебных расходов или неустойки.

В практике выработался подход, когда при решении вопроса о снижении размера неустойки на основании ст. 333 ГК РФ должно оцениваться, не влечет ли такое снижение ответчиком использование денежных средств на более выгодных условиях13. На наш взгляд, подобный подход должен быть воспринят и практикой в отношении снижения размера компенсацию, когда возможно определение стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Стоит также отметить, что существующей редакцией закона (ст. 1301, 1311, 1515, 1537 ГК РФ) правообладателю предоставлено право выбора, в какой форме требовать компенсации. Если, выбирая форму компенсации от 10 000 до 5 000 000 рублей, правообладатель изначально должен допускать риск ее снижения судом в рамках установленных пределов, то при выборе компенсации в форме фиксированной суммы, исчисляемой в двойном размере экземпляра произведения, правообладатель не может даже предположить диапазон, в рамках которого суд может ее снизить, что идет в разрез в принципом правовой определенности.

Такая ситуация приводит также и к проблеме, связанной с возмещением расходов по оплате государственной пошлины в случае, если суд лишь частично удовлетворяет требование правообладателя по взысканию компенсации, изначально рассчитанной в соответствии с частью 2 ст. 1301 ГК РФ.

Дело в том, что пошлина за рассмотрение искового заявления рассчитывается истцом исходя из суммы имущественных требований, определяемых на основании двойной стоимости экземпляра произведения. В соответствии с абзацем вторым части 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

При этом Президиум ВАС РФ в Постановлении № 9189/13 высказал позицию о том, что «в условиях, когда в законе указан минимальный и максимальный размер компенсации, а также предусмотрено право суда определять конкретный размер компенсации исходя из перечисленных выше критериев нарушения, истец, заявляя исковые требования в максимальном размере, в силу статьи 9 АПК РФ несет риск наступления последствий совершения им процессуальных действий, который в рассматриваемом случае заключается в отнесении на истца государственной пошлины пропорционально размеру необоснованно заявленной компенсации».

В отсутствие специальных разъяснений такой же подход применяется в судебной практике и в отношении компенсации, рассчитываемой по правилам части 2 ст. 1301 ГК РФ, несмотря на то что в отношении компенсации, определяемой двукратной стоимостью контрафактного экземпляра произведения, законом не предусмотрены ее минимальный и максимальный пределы.

Такая ситуация представляется несправедливой, так как истец, заявляя компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактного экземпляра произведения, не может нести аналогичных части 1 ст. 1301 ГК РФ рисков наступления неблагоприятных последствий, так как он изначально реализует свое право на получение компенсации в фиксированном размере, определенном законом.

Это значит, что в связи со сложившейся правовой неопределенностью и неурегулированностью данного вопроса применительно к компенсации в двойном размере экземпляра произведения, при решении вопроса о распределении судебных расходов в таких случаях все же должен применяться по аналогии подход, выраженный в абзаце третьем пункта 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации». В соответствии с абзацем третьим п. 9 данного Постановления (далее - Постановление № 81) «при снижении арбитражным судом размера неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения».

Иной подход к распределению судебных расходов ставит истца в заведомо невыгодное положение и не отвечает критериям правовой определенности и справедливости.

Таким образом, отсутствие единообразного подхода к пониманию природы компенсации за нарушение исключительных прав, ее места в системе мер защиты прав влечет за собой системные проблемы, возникающих в судебной практике при рассмотрении исков о взыскании компенсации, в том числе связанные с расчетом размера взыскиваемой компенсации, что требует существенной проработки данного вопроса законодателем и правоприменителем в целях выработки унифицированных стандартов и критериев. При этом до выработки таких подходов произвольное снижение компенсации, рассчитанной в соответствии с частью 2 ст. 1301 ГК РФ, представляется недопустимым.