А.С. Ворожевич,
кандидат юридических наук,
преподаватель кафедры интеллектуальных прав
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Журнал Суда по интеллектуальным правам, № 18, декабрь 2017 г., с. 45-57

Один из основных принципов права интеллектуальной собственности – принцип баланса разнонаправленных частных и общественных интересов. Здесь важно, с одной стороны, обеспечить участникам оборота достаточные стимулы к инновационной деятельности, добросовестной конкуренции. Этому служат, прежде всего, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

С другой стороны, - необходимо минимизировать негативные последствия для иных участников рынка и общества в целом, связанные с установлением легальной монополии на объект, его изъятием из сферы общего пользования. Данной цели служат границы исключительных прав (сроки, случаи свободного использования, действия, не представляющие собой нарушения исключительного права, принцип исчерпания права), механизм принудительной лицензии. Между тем, нерешенных вопросов остается много. В рамках данной статьи речь пойдет об одном из них – «пересечение защиты» (overlapping protection).

В доктрине выделяются две разновидности пересечения объектов интеллектуальной собственности: in fact и in law1. В первом случае речь идет о ситуации, когда в одном материальном носителе воплощены различные объекты интеллектуальной собственности. Так при производстве смартфонов используются сотни патентов на изобретения (например, в качестве изобретения запатентована функция разблокирования экрана движением пальца). Форма смартфона охраняется, как дизайн (промышленный образец). Различные иконки и значки, используемые в «навигации» телефона, могут представлять собой объекты авторского права. Наконец, на корпус смартфона, как правило, нанесен товарный знак. При полном копировании подобного продукта нарушится множество исключительных прав. Основной вопрос в такой ситуации, как справедливо рассчитать компенсацию2.

Во втором случае речь идет о пересечении границ различных сегментов права интеллектуальной собственности. Один и тот же элемент продукта, коммерческой деятельности субъекта получает защиту одновременно в рамках нескольких правовых режимах в сфере интеллектуальной собственности. Так, например, рисунок - логотип является объектом авторского права. При этом он может быть зарегистрирован также в качестве изобразительного товарного знака. Когда речь идет об эстетической, художественной функции – мы рассматриваем его в качестве произведения. Когда оно служит указателем на источник происхождения товаров (услуг) – в качестве товарного знака. Дизайн, орнамент может являться с одной стороны объектом авторского права, с другой – быть зарегистрированным в качестве промышленного образца. Своеобразная форма изделия может быть зарегистрирована одновременно и в качестве объемного товарного знака, и в качестве промышленного образца. Подобное пересечение порождает значительное число вопросов. Оно и будет рассматриваться в рамках данной статьи.

С точки зрения правообладателя наслоение правовых режимов обычно является выгодным. У него существуют различные варианты защиты объекта в случае незаконного использования иными лицами. При этом если один механизм дал сбой или соответствующее исключительное право прекратилось, то он все равно сможет рассчитывать на защиту своих интересов. Например, по истечении 25 лет истек патент на промышленный образец, выданный в отношении дизайна товара. Правообладатель может попытаться защитить свои интересы через механизм авторского права. Другой пример – субъект по каким-либо причинам не подал заявку на регистрацию промышленного образца. Оригинальный дизайн был использован конкурентом. Разработчик подает иск о нарушении его авторских прав.

Весьма показательным в рассматриваемом аспекте представляется прошедшее несколько кругов судебного рассмотрения дело А76-12136/2014 по иску компании «Валмакс» к обществу «АЛДИ». Истец является производителем мебельной фурнитуры. Им был разработан уникальный дизайн мебельных опор. Через некоторое время аналогичные изделия начал производить ответчик. Изначально в иске было отказано. Суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что дизайн мебельных опор может охраняться лишь в качестве промышленного образца, но не как объект авторского права. Истцом не представлено доказательств государственной регистрации мебельных опор в качестве промышленных образцов, полезных моделей или изобретения и выдаче на ее основании патента. Таким образом, у ООО «Валмакс» не возникло исключительного права на промышленный образец - мебельные регулируемые опоры и прав на защиту в самостоятельном порядке авторского права на дизайн. Суду по интеллектуальным правам пришлось два раза возвращать дело на новое рассмотрение. В итоге суды удовлетворили требования истца. Был сделан вывод о наличии у истца исключительного права на произведение дизайна, а также незаконном использовании ответчиком разработанного истцом дизайна путем его воспроизведения, распространения и переработки3.

Между тем пересечение правовых режимов создает и проблемы для добросовестных участников рынка. Во-первых, могут возникать различные неопределенные ситуации. Например, субъекту известно, что патент на дизайн прекратился. Он хотел бы использовать данное решение. Между тем существует риск, что к нему будет предъявлен иск о нарушении авторского права. Другая потенциально возможная ситуация: субъект получает лицензию на изобразительный товарный знак. Но к нему предъявляется иск о нарушении прав на данное обозначение как объект авторских прав.

В российском праве обозначенная проблема до сих пор не получила должного анализа. На законодательном уровне пересечение прав в целом допускается. Определенные ограничения касаются, главным образом, возможности получения таких прав различными субъектами. Они служат обеспечению интересов правообладателей объектов интеллектуальной собственности, права на которые возникли изначально.

Так, согласно пункту 9 ст. 1483 ГК РФ правообладатель произведения науки или литературы, его персонажа, произведения искусства или его фрагмента может дать свое согласие иному лицу на регистрацию сходного с подобными объектами обозначения в качестве товарного знака. В таком случае может получиться, что авторское право на изображение (рисунок) принадлежит одному лицу, а сходный товарный знак – другому. В соответствии с п. 5 ст. 1352 ГК РФ правообладатели указанных выше объектов (речь идет главным образом об авторах изобразительных произведений) могут дать свое согласие также на регистрацию идентичного промышленного образца.

Следует согласиться с Э.П. Гавриловым в том, что изначальные правообладатели в случае регистрации товарных знаков или промышленных образцов без их согласия вправе не только оспорить регистрацию, но и потребовать пресечения действий по использованию соответствующих объектов4.

При этом важно отметить, что сходный с промышленным образцом товарный знак может быть зарегистрирован только на правообладателя последнего. Закон не предусмотрел возможности регистрации сходного с товарным знаком промышленного образца при условии согласия правообладателя. Последнее в рассматриваемом случае не будет иметь правового значения.

Как отмечается в доктрине, во всех рассмотренных случаях один объект интеллектуальных прав находится в юридически значимой связи с другим объектом, в результате чего действие интеллектуальных прав на один объект поставлено в зависимость от действия интеллектуальных прав на другой5.

На практике суды допускают пересечение правовых режимов. Количество нарушений, а соответственно и взыскиваемых компенсаций рассчитывается по числу незаконно использованных объектов интеллектуальной собственности.

Так, например, в деле № А08-3407/2016 индивидуальный предприниматель продавал объемные фигурки (куклы) персонажей анимационного сериала «Барбоскины» в пластиковой упаковке с вложенной в нее полиграфической карточкой с изображением семи персонажей вышеупомянутого анимационного сериала. Истец – компания «Студия анимационного кино ” Мельница ”» - предъявила к предпринимателю иск о нарушении исключительных прав на семь товарных знаков, представляющих собой изображения персонажей сериала «Барбоскины», и произведения изобразительного искусства - рисунки «Мама», «Малыш», «Роза», «Лиза», «Папа» (изображения тех же самых персонажей). Суды трех инстанций признали иск подлежащим удовлетворению6.

Рассмотрим другой пример7. Истец заявил требование о нарушении его авторских прав на персонаж «медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди» и изобразительный товарный знак, представляющий собой изображение медвежонка с голубым носом и заплаткой. Ответчик продавал мягкую игрушку – серый медвежонок с заплатками. На первом круге рассмотрения дела суды первой и апелляционной инстанции отказали в удовлетворении иска, посчитав, что игрушка ответчика не сходна до степени смешения с медведем истца. Между тем Суд по интеллектуальным правам отправил дело на новое рассмотрение. При этом у него не возникло каких-либо сомнений по поводу того, что в данном случае речь идет о нарушении права, как на рисунок, так и товарный знак. При повторном рассмотрении дела суд первой инстанции взыскал с ответчика компенсацию в размере 10 тыс. руб. за нарушение исключительного права на товарный знак и столько же - за нарушение авторских прав на произведение.

В деле № А41-16712/2016 ответчик продавал книжку - раскраску с изображением девочки и медведя. Истец подал иск о нарушении исключительного права сразу на шесть объектов интеллектуальной собственности: два изобразительных товарных знака, два персонажа – произведения изобразительного искусства (рисунки «Маша» и «Медведь») и два аудиовизуальных произведения –соответствующего мультфильма и взыскании компенсации в размере 60 тыс. На втором круге рассмотрения суд полностью удовлетворил требования истца8.

Последнее дело представляет особый интерес, так как в рамках него суд допустил пересечение исключительных прав, в том числе, в рамках одного института авторского права – на изображение персонажа мультфильма и само аудиовизуальное произведение. Подобное решение не противоречит закону. Согласно пункту 7 ст. 1259 ГК РФ авторские права распространяются, в том числе, на персонаж произведения, если по своему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора. При этом нарушением права на само аудиовизуальное произведение признается незаконное использование любой его части, в качестве которой может рассматриваться и персонаж.

Верховным судом РФ в рассматриваемом аспекте был дан ряд важных разъяснений. Так, в пункте 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23 сентября 2015 г., было констатировано, что истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж как на часть произведения, должен подтвердить и обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности. Согласно пункту 10 незаконное использование части произведения, названия произведения, и его персонажа является нарушением исключительного права на произведение в целом, если не доказано, что часть произведения является самостоятельным объектом охраны. Таким образом, Верховный суд подтвердил, что при определенных условиях персонажи могут рассматриваться в качестве самостоятельного объекта авторских прав. Между тем ситуация возможного пересечения прав на само аудиовизуальное произведение или персонаж им разрешена не была.

Большинство развитых правопорядков (ЕС, Канада, Япония, Австралия) допускают пересечение правовых режимов.

Так, например, в деле WCC Containers Sales Ltd. v. Haul–All Equipment Ltd9 канадский суд отметил, что в вопросе пересечения прав на различные объекты интеллектуальной собственности лежит на парламенте. При этом законодательный орган не определил, что режимы дизайна и товарного знака являются взаимоисключающими. У него не было цели установить барьер между законом о промышленных образцах и товарных знаках. Логика в данном случае действует следующая: если пересечение прав прямо не запрещено законом, то оно возможно.

В первых прецедентных решениях суды США исходили из того, что предприниматели должны выбрать один из доступных режимов. Например, субъектам приходилось выбирать между патентным образцом и объектом авторского права.

Так, в деле In Louis De Jonge & Co. v. Breuker & Kessler Co.10 истец предъявил иск о нарушении авторских прав на картину с изображением ели, омелы и падубы. Ответчик утверждал, что данное изображение используется ответчиком как орнамент на упаковочной бумаге. Оно может защищаться только как промышленный образец. Суд отклонил доводы ответчика. Между тем им было отмечено, что истец не может рассчитывать на одновременную защиту его объекта на основе авторского и патентного права. Истец должен выбрать, в качестве чего он охраняет свой объект.

Однако к середине двадцатого века мнение судов о параллельных правах изменилось. В деле Mazer v. Stein (1954 г.)11 истец получил авторское право на статуэтки, которые использовались в качестве оснований для ламп. Ответчики скопировали данные статуэтки и использовали в своих лампах. При рассмотрении дела они утверждали, что действия истца представляют собой злоупотребление авторским правом. Истец должен был ограничиться патентными правами на объект и не регистрировать его в качестве объекта авторского права. Верховный суд отклонил данный аргумент. Он констатировал, что патентоспособность статуэток не препятствует получению прав на них как на объекты искусства. В законе не говорится, о том что если объект патентоспособен, он не может быть защищен посредством авторского права.

В деле In re Yardley12 (1974 г.) эксперт отклонил патентную заявку на основании того, что она является очевидной, и принципа эстопелля. Было отмечено, что заявленный на получение патента дизайн ранее был зарегистрирован в качестве объекта авторского права. Данное решение в конечном итоге было пересмотрено. Как отметил суд, существующие регистрации авторского права не мешают сами по себе регистрации промышленного образца. Необходимость выбора режима будет противоречить воле Конгресса.

В деле Kohler Co. v. Moen, Inc13. окружной суд заключил, что «различные свойства продукта могут быть одновременно и успешно защищаться в рамках различных правовых режимов».

В Руководстве14 патентного ведомства по экспертизе патентной заявки США отдельный параграф посвящен вопросам соотношения правовых режимов промышленных образцов, объектов авторского права и товарных знаков.

Отмечено, что существует область перекрытия между авторскими и патентными правами, возникающими в отношении одного и того же объекта. Так, например, графический (орнаментальный) промышленный образец может быть как защищен авторским правом в качестве произведения искусства, так и быть предметом патентной заявки. Заявителю не требуется выбирать между защитой авторского права или патентом на дизайн.

В заявку на регистрацию промышленного образца субъекты могут включить уведомление об авторском праве. Такое уведомление размещается непосредственно рядом с объектом авторского права. Содержание уведомления об авторских правах должно ограничиваться только теми элементами, которые требуются по закону. Например, оно может выглядеть следующим образом: «© 1983 John Doe».

Включение уведомления об авторских правах будет разрешено только в том случае, если в начале описания заявки (предпочтительно в первом абзаце) содержится следующая декларация: «Часть патентной документации содержит в себе объект авторского права. Правообладатель такого объекта не возражает против факсимильного воспроизведения патентного документа или описания изобретения в том виде, как они поступили в патентный реестр. При этом он сохраняет за собой все иные авторские права».

Руководство допускает также регистрацию одного и того же объекта в качестве промышленного образца и товарного знака. В заявке на промышленный образец может содержаться указание на входящий в него товарный знак.

При этом в развитых правовых системах, как правило, действуют различные механизмы, направленные к обеспечению баланса интересов в рассматриваемой ситуации и пресечения недобросовестной практики правообладателя.

Так, в США и Канаде с возможными пересечениями авторских и патентных прав борются на основе доктрины утилитарной функциональности. Она нашла нормативное закрепление в законодательстве об авторских правах обоих государств. В соответствии с данной доктриной к объектам авторского права не относятся полезные изделия, механические или утилитарные аспекты объектов авторских прав. Так, в США предметы одежды, как правило, не защищаются посредством авторского права, поскольку считаются функциональными15. Дизайн является объектом авторского права в той мере, в которой он включает в себя графические, художественные или скульптурные особенности. Различные предметы одежды (например, в США была зарегистрирована кепка, похожая на чизбургер; шапка с имитацией ирокеза) охраняются как промышленные образцы. При этом применяется критерий отделимости16. Только дизайн, который является отделимым физически или концептуально от материального объекта, может защищаться в качестве объекта авторского права. В Великобритании для трехмерных авторских работ (произведений художественного мастерства) установлено требование художественной ценности17.

В некоторых странах существуют правила, позволяющие избежать ситуации, когда пересекающиеся права на различные объекты интеллектуальной собственности принадлежат различным лицам. Например, во Франции авторские права не могут быть переданы без прав на соответствующий дизайн (промышленный образец)18.

Сроки правовой охраны объектов авторского права во всех развитых правопорядках превышают сроки охраны промышленных образцов. Раньше в некоторых государствах (Италия, Польша, Великобритания) действовало следующее правило: если произведение прикладного искусства производится в массовом масштабе, - срок действия авторского права на него сокращается до срока зарегистрированного права на промышленный образец, что исключает последовательное перекрытие. Между тем Европейским судом было принято решение, согласно которому срок защиты авторских прав не подлежит ограничению19. Сейчас возможна ситуация, когда после прекращения прав на промышленный образец у субъекта сохраняется исключительное право в отношении дизайна как объекта авторского права.

В рамках ЕС правообладателям запрещается блокировать перепродажи продукта, в отношении которого права на товарных знак были исчерпаны посредством утверждения авторских прав на соответствующее изображение. В деле Dior v Evora20 Европейский суд констатировал, что принцип свободного перемещения товаров и услуг перекрывает положения авторского права. Поэтому в ситуации, когда субъект правомерно ввел в оборот маркированные товарным знаком товары, правообладатель не может впоследствии утверждать, что нарушаются его права на сходное с товарным знаком произведение посредством его воспроизведения.

Дело в данном случае заключалось в следующем. Дисконтный магазин приобрел в целях перепродажи оригинальные товары Dior. Право на товарный знак было исчерпано. С тем чтобы рекламировать продукцию, магазин разместил на своих объявлениях изображения упаковки и флаконов продукции Dior. Правообладатель посчитал, что тем самым были нарушены его авторские права. Между тем европейский суд не нашел в таких действиях нарушения. Схожей логике придерживаются и американские суды21. В Великобритании установлено положение, при котором отчуждение права на зарегистрированный дизайн влечет отчуждение права на соответствующий ему незарегистрированный дизайн22.

В отдельных правопорядках (прежде всего США) к случаям пересечения прав применяются гибкие механизмы и подходы, как то - доктрина злоупотребления (misuse)23. Данный инструмент активно используется для того, чтобы пресечь попытки правообладателя использовать права из одного сегмента интеллектуальной собственности для целей, связанных с другим сегментом системы.

В деле Alcatel USA, Inc. v. DGI Technologies 24суд констатировал, что истец пытался использовать свои авторские права с тем, чтобы получить патентоподобную монополию на коммутационную карту, которая не являлась объектом патентной охраны. Alcatel разработал программное обеспечение для работы коммутатора. После этого он предоставил лицензию на использование данной программы при условии, что лицензиаты не будут использовать коммутационные платы, произведенные конкурентами Alcatel. Компания DGI – конкурент Alcatel - производила коммутационную плату, которая может использоваться в телефонных коммутаторах Alcatel. С тем чтобы удостовериться, что ее продукты совместимы с коммутаторами Alcatel, компания воспроизвела программное обеспечение компании Alcatel. Alcatel подал иск о нарушении его авторских прав. Опираясь на доктрину злоупотребления правом, окружной суд отказал ему в удовлетворении требования. При этом было отмечено: «Истец пытался получить патентоподобную защиту на свое программное обеспечение – коммутационную плату – посредством обращения с требованием о нарушении авторских прав на программное обеспечение».

Не меньший интерес в рассматриваемом аспекте представляет также дело Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.25 В 1948 г. компания Fox приобрела права на производство телевизионного сериала «Крестовый поход в Европе», основанный на одноименном произведении Д. Ейзенхауэра. Компания не стала продлевать авторские права на сериал. В связи с этим, в 1977 г. он перешел в общественное достояние.

В 1995 г. компания Dastar приобрела записи оригинального сериала, сделала копии, сократив при этом длину записей, разработала новую упаковку и продала телевизионный сериал под названием «Кампании Второй мировой войны в Европе». В 1998 г. Fox подала иск к компании Dastar о нарушении авторских прав на книгу и нарушении закона Ланхема (Lanham Act) – иск passing off (представление чужой работы как своей). Суд апелляционной инстанции удовлетворил требования, основанные на законе Ланхема. Между тем Верховный суд отменил данное решение. Суд подтвердил, что закон Ланхема запрещает passing off. Однако в деле имело место злоупотребление правом. Как только объект авторского права (или даже запатентованное изобретение) переходит во всеобщее достояние, каждый вправе делать все что угодно с данным объектом без согласия правообладателя. Как было отмечено судьей А. Скалиа, иное решение привело бы к созданию своеобразного мутанта авторского законодательства, которое ограничивало бы право общества на копирование и использование объектов, вошедших во всеобщее достояние. Было бы создано вечное исключительное авторское и патентное право, что Конгресс не собирался делать.

К разрешению споров, связанных с пересечением прав, применяют доктрину злоупотребления правом и канадские суды. Весьма показательно в рассматриваемом аспекте дело Volkswagen Canada Inc. v. Access International Automotive Ltd. В отличие от России в Канаде действует международный принцип исчерпания прав на товарный знак. Ответчик импортировал на территорию Канады оригинальные запчасти и аксессуары, произведенные компанией Volkswagen или с ее согласия. Подобные действия были правомерными с позиции законодательства о товарных знаках. С тем чтобы пресечь продажи товаров ответчиком, компания Volkswagen предъявила иск о нарушении исключительного на зарегистрированные объекты авторского права – логотипы Volkswagen and Audi. Между тем суд отказал в удовлетворении иска по причине того, что истец злоупотреблял исключительными авторскими правами: на их основе он пытался обойти положения законодательства о товарных знаках.

Таким образом, следует констатировать, что большинство правопорядков сегодня допускают пересечение прав на объекты интеллектуальной собственности. При этом разработан ряд механизмов, нацеленных на пресечение ненадлежащих правореализационных практик, в рамках которых правообладателя пытаются получить несправедливые преимущества от пересечения прав.

В российском праве до сих пор отсутствует четкое понимание, как рассматривать дела, связанные с кумулятивной защитой одного и того же элемента бизнеса субъекта. При этом само по себе наличие подобной проблемы признается судами. Интерес в данном аспекте представляет собой п. 24 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ № 5/ 2926. В нем рассматривается ситуация кумулятивной правовой охраны объекта в качестве произведения и промышленного образца, в том числе, при условии, что правообладатели таких результатов интеллектуальной деятельности разные. Как пояснил Пленум, если нарушитель совершает действия по использованию промышленного образца (ст. 1358 ГК РФ), патентообладатель вправе осуществлять защиту способами, предусмотренными для защиты патентных прав (§ 8 гл. 72, ст. 1252 ГК РФ). Если же нарушено исключительное право на использование произведения (ст. 1270 ГК РФ) способами, не связанными с использованием промышленного образца, защиту вправе осуществлять обладатель авторского права способами, предусмотренными для защиты авторских прав (ст. 1301, 1252 ГК РФ). Иными словами, Пленум указал судам на необходимость анализа конкретных способов использования объекта нарушителям. В отдельных случаях это позволит избежать ситуации пересечения исключительных прав.

В доктрине отмечается, что данное правило может быть применено и для разрешения иных столкновений исключительных прав27. Между тем подобный вывод не представляется бесспорным. Следует начать с того, что п. 24 рассматриваемого постановление допускает различные толкования.

Первый вариант. Пленум имел в виду те случаи, когда объект охватывается несколькими правовыми режимами. При этом действия ответчика нарушили исключительное право лишь на один из таких объектов. Что касается второго исключительного права –выбранный ответчиком способ использования находился за его границами. Если следовать подобному подходу к толкованию, то рассматриваемая правовая позиция действительно может быть распространена и на другие случаи столкновения исключительных прав. Так, правовая охрана товарных знаков распространяется только на однородные товары (за исключением общеизвестных товарных знаков). Использование сходного обозначения в отношении других классов товара не представляет собой нарушения. При этом объекты авторского права обладают эстетическим значением. Они не привязаны к конкретным товарам (услугам). Любое их нанесение на материальный носитель, если оно не подпадает под случаи свободного использования, представляет собой нарушение исключительного права. Таким образом, возможна ситуация, когда действия ответчика нарушают авторские права на рисунок, но не меняют исключительного права на товарный знак. В такой ситуации суд должен будет удовлетворить требование только о нарушении авторских прав.

Второй вариант толкования. Пленум установил приоритет прав на промышленный образец перед объектом авторского права. Если использование объекта представляет собой нарушение права на промышленный образец, то требования из нарушения авторского права не должны удовлетворятся. Исключительные прав на объект авторского права в ситуации подобного столкновения будут защищаться только, если в действиях ответчика нет нарушения прав на промышленный образец. Нам представляется правильным именно данный вариант. Это подтверждается, в частности, тем, что применительно к произведениям сам Пленум говорит о способах, не связанных с использованием промышленного образца. У авторского правового режима, таким образом, «остаточная компетенция» – он начинает работать только тогда, когда правообладатель не может рассчитывать на защиту в рамках патентного права (на промышленный образец).

Подобный подход, однако, нельзя автоматически распространить на случаи столкновения иных прав. Приоритет прав на промышленный образец перед правами на объект авторского права объясним. В той части, где способы использования промышленного образца и произведения совпадают, функции первого перекрывают функции второго. Особенность промышленного образца в том, что он, будучи объектом патентного права, объединяет в себе черты, характерные, для объектов авторского права и средств индивидуализации. Как следует из п. 2 ст. 1352 ГК РФ, к охраняемым признакам промышленного образца относятся особенности, определяющие эстетические характеристики вида изделия. Таким образом, как и объектам авторского права, им присуща эстетическая функция. При этом у произведений отсутствуют дополнительные функции, которые бы выходили за пределы того, что включает» промышленный образец, так как у него они есть изначально. Он может осуществлять также индивидуализирующую функцию, указывать на источник происхождения. Неспроста в п. 5 ст. 1352 ГК РФ в качестве исключения из правовой охраны (в качестве промышленного образца) названы решения, способные ввести потребителя изделия в заблуждение.

Таким образом, использование промышленного образца представляет собой одновременно использование объекта авторского права. При этом в обоих случаях нарушитель посягает на один и тот же признак объекта – эстетический. В таком случае защита права на промышленный образец автоматически приведет к защите прав на произведение. Двойная защита при этом будет чрезмерной. Как было отмечено О.В. Ревинским, у промышленного образца гораздо больше сходства с объектами авторского права, чем с изобретениями и полезными моделями. Однако объекты авторские права –хотя и могут копироваться, репродуцироваться, но изначально задумываются как универсальные. Промышленные образцы чаще всего предназначены именно для воспроизведения, тиражирования и последующей продажи28. В таком случае понятно, почему в случаях изготовления и реализаций изделий, в которых воплощено некое дизайнерское решение (на которые нанесен определенный орнамент / этикетка и т.п.), защите подлежит именно право на промышленный образец. При этом можно говорить и об использовании объекта авторского права.

Данный подход не применим к столкновениям прав на товарный знак и объект авторского права. На первый взгляд, ситуация похожая. Использование товарного знака невозможно, по меньшей мере, без воспроизведения экземпляра произведения. Нередко оно предполагает также публичный показ, сообщение в эфир и по кабелю всем слоям населения. Между тем, как было показано выше, суды в подобных ситуациях взыскивают компенсацию за несколько нарушений. В целом подобный подход оправдан. Дело в том, что товарный знак и объект авторского права, если в качестве них может выступать одно и то же изображение, в правовом поле отражают различные стороны, функции, значения, принимаемые таким изображением. Авторское право в таком случае отвечает за эстетическую функцию, а товарный знак - за индивидуализирующую - источник происхождения товара. В таком случае ни у одного из режимов не может быть приоритета. Правам на оба объекта должна быть предоставлена полноценная и самостоятельная защита.

Важно при этом учитывать ряд нюансов, что на практике бывает не всегда. Взыскивая, как правило, равные (и достаточно) небольшие суммы за нарушения исключительного права на объект авторского права и товарный знак, суды не в полной мере учитывают функции таких объектов и возможные имущественные потери правообладателя.

Сравним две ситуации.

В первом случае один из брендов так называемой «быстрой моды»29 разместил на своем продукте (например, футболки) яркий принт – картинку, которую дизайнеры бренда нашли в интернете (иллюстрированной книги и т.п.). При этом согласие правообладателя получено не было. В данном случае было нарушено исключительное право на произведение. Нарушитель посягнул на объект, обладающий определенной художественной и дизайнерской ценностью. Учитывая существенные объемы производства товаров и наличие в действиях субъекта вины, компенсацию за такое нарушение должна быть существенной. Представим теперь, что данный рисунок был зарегистрирован, кроме того, в качестве товарного знака. Сам правообладатель не использует свой товарный знак, лицензию у него никто приобрести не хочет. В таком случае ценность данного рисунка как объекта авторского права намного выше, чем его ценность как товарного знака. При этом нарушитель его использует именно в качестве красивой картинки, элемента дизайна (эстетическая функция, чему соответствует авторско-правовой режим), а не указание на источник происхождения товара. Футболка продается в брендовом магазине нарушителя, на нее нанесены соответствующие товарные знаки. Потребители при таких условиях не будут введены в заблуждение относительно изготовителя соответствующих товаров. Следовательно, в такой ситуации в принципе отсутствует нарушение исключительного права на товарный знак. Но даже если суды и признают, это, компенсация должна быть минимальной.

Другая ситуация. Речь идет об изображениях (как правило, узнаваемых персонажах), которые активно продвигаются правообладателями не только в качестве красивых картинок, но и товарных знаков. У правообладателя есть управомоченные лицензиаты, которые производят и продают товары определенного качества, соответствующие требованиям безопасности для детей и т.п. Сам он заинтересован в поддержании бренд-имиджа. Наиболее яркий пример такого правообладателя – компания Walt Disney. Она активно лицензирует героев Disney, Disney/Pixar, Звёздные Войны и MARVEL. На данный момент у компании в России около трехсот партнеров-лицензиатов. Лицензиар оказывает партнёрам поддержку на всех этапах создания продукта – начиная с разработки и заканчивая продвижением и планированием акций в рознице.

В таком случае правообладатель, как представляется, должен рассчитывать на существенную компенсацию не только за использование объекта авторского права, но и товарный знак. Нарушители паразитируют на репутации таких обозначений и вредят ей, создают конкуренцию лицензиатам, дестимулируя тем самым нормальный договорный процесс.

В случае с пересечением прав на персонаж и аудиовизуальное произведение правообладатель, как представляется, должен выбрать один из режимов и подать соответствующий иск о нарушении исключительного права. Если с товарным знаком, и рисунком речь шла о различных функциях и значениях, которые принимает один и тот же объект – изображение, то в данной ситуации речь идет об объектах, которые соотносятся между собой как часть и целое и характеризуются функциональным единством. Необходимо исходить из того, что использование одного самостоятельного персонажа из аудиовизуального произведения образует одно нарушение: либо на сам персонаж, либо на все произведение. Первый вариант при этом представляется предпочтительнее. С одной стороны в таком случае исключается пересечение прав. С другой стороны, - правообладатель может рассчитывать на большую компенсацию, при условии, что нарушитель использовал несколько персонажей. Соблюдается принцип баланса интересов.

Здесь возникает вопрос: каким образом квалифицировать использование несамостоятельных персонажей - в качестве нарушения исключительного права на само аудиовизуальное произведение? В аудиовизуальных произведениях, как правило, встречаются типичные, не выделяющиеся персонажи, которые выступают своего рода фоном. При этом они могут повторяться в различных произведениях. Использование таких элементов вряд ли можно квалифицировать в качестве нарушения права на само произведение. Иначе можно дойти до абсурда и признавать нарушением на литературные произведения использование в иных текстах словосочетаний из текста. Классическим случаем нарушения права на аудиовизуальное произведение следует считать использование отдельных кадров, фрагментов, сцен.

Рассмотрим также проблему столкновения прав на товарный знак и промышленный образец. Правовая природа таких объектов различается. Между тем их функции отчасти пересекаются.

В отличие от товарных знаков промышленные образцы являются результатами интеллектуальной деятельности. Им присуща эстетическая функция. Промышленные образцы могут осуществлять также индивидуализирующую функцию, указывать на источник происхождения, что сходно с товарными знаками. В подтверждение этого в п. 5 ст. 1352 ГК РФ в качестве исключения из правовой охраны (промышленного образца) названы решения, способные ввести потребителя изделия в заблуждение.

Двойственность природы промышленного образца проявилась в п. 2 ст. 1358 ГК РФ при определении тех случаев, когда промышленный образец признается использованным в изделии. Речь идет, во-первых, об использовании в изделии всех существенных признаков промышленного образца. Во-вторых - об использовании совокупности признаков, производящих на информированного производителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение. В последнем случае учитывается в первую очередь индивидуализирующая функция – защищаются интересы потребителей в ситуации, когда существует риск введения их в заблуждение.

При рассмотрении споров о незаконном использовании объекта, зарегистрированного одновременно в качестве промышленного образца и товарного знака, необходимо исходить из того, что речь идет о двух самостоятельных нарушениях. При определении размера компенсации нужно учитывать что функции подобных объектов могут частично пересекаться. Также - что объект мог не использоваться правообладателем в качестве идентификатора товаров (услуг). Нарушитель таким образом использовал объект, главным образом, с позиции его эстетического значения.

Обозначенный подход к расчету компенсации при столкновении прав на различные объекты может породить ряд вопросов. Как он соотносится с установленными в ГК РФ способами расчет компенсации? Не означает ли, что мы ставим размер компенсации в зависимости от ценности объекта интеллектуальной собственности?

Следует отметить, что установленный в ГК РФ механизм расчета компенсации далек от идеала и порождает значительное число дискуссий, которые не являются предметом рассмотрения в рамках данной статьи. На уровне судебной практики в последние пару лет был сформулирован подход, согласно которому вне зависимости от способа расчета компенсации ее установленный размер может быть снижен вплоть до нуля. Таким образом, в рассматриваемой сфере у судов в настоящее время достаточно широкие дискреционные полномочия.

Какие обстоятельства при этом должны учитываться? Конституционный суд в числе прочего указал на соразмерность компенсации понесенным правообладателям имущественным потерям30. Если сам правообладатель или его лицензиаты не использовали объект в качестве товарного знака, то потери правообладателя от использования соответствующего обозначения иным лицом минимальны. По сути он лишился только потенциальных роялти, которые, если его товарный знак неизвестен среди потребителей и не вызывает у них положительных ассоциаций, не могут быть существенными. Примечательно, что во многих европейских правопорядках в ситуации, когда сам правообладатель не использовал товарный знак, он может рассчитывать только на выплату ему предполагаемых лицензионных платежей31. При отсутствии намерения ввести потребителей в заблуждение относительно источника происхождения товара взыскиваемая компенсация не должна носить штрафной характер (из этого, например, исходит американское право).

Подобный подход объясняется достаточно просто. Законодательство должно создавать дополнительные стимулы для нарушителей в тех случаях, когда они осознанно предпочитают нарушить исключительное право, но не обращаться к правообладателю за выдачей лицензии. В ином случае у участников оборота пропадет интерес к лицензионным договорам. Им будет проще заплатить компенсацию за нарушения, чем платить роялти и нести транзакционные издержки в связи с договорным процессом. В случае с неумышленным использованием объекта достаточно будет восстановить нарушенное имущественное положение правообладателя. Таким образом, в случае с товарным знаком размер компенсации зависит от того, насколько активно товарный знак использовал сам правообладатель, а также от того, с какой целью его начал использовать нарушитель. В таком случае в ситуации, когда нарушитель использует на иных товарах чужой красивый рисунок, который сам правообладатель не использовал в качестве товарного знака, основная компенсация будет за нарушение авторского права.

Стоит также отметить, что в большинстве развитых правопорядках при определении убытков в той или иной мере учитывается прибыль, полученная нарушителем при использовании чужого объекта интеллектуальной собственности. Таким образом, размер компенсации должен зависеть в том числе от ценности объекта, а ее в свою очередь определяет тот факт, насколько объект справляется со своей функцией (индивидуализирующей, эстетической).

Отдельные ситуации столкновения прав на различные объекты могут разрешаться также на основе ст. 10 ГК РФ. Так, в качестве злоупотребления правом может квалифицироваться иск правообладателя о нарушении исключительного права на объект авторского права при условии, что он сам предоставил ответчику право на использование товарного знака (сходного изображения) или промышленного образца.

На основании п. 2 ст. 1488 ГК РФ могут пресекаться попытки правообладателя произвести отчуждение прав на товарный знак при сохранении за собой прав на схожий объект авторского права или промышленный образец. Можно предусмотреть также и иные ограничения, направленные на обеспечение единства судьбы пересекающихся прав. Например, установить запрет на отчуждение прав на изображение как произведение при условии, что за правообладателям останутся права на схожий товарный знак.

Можно пойти и по иному пути - отражать в реестре прав на товарные, промышленные образцы информацию о наличии у правообладателя или иного лица исключительных прав на схожие объекты. Иными словами, если в качестве товарного знака регистрируется изображение, в реестре должно быть отражено либо, что обладателем авторских прав на подобное изображение является сам правообладатель товарного знака; либо, что на регистрацию такого обозначение было дано согласие лица, которое является правообладателем соответствующего объекта авторского права. В таком случае потенциальный лицензиат сможет заранее рассчитывать риски и при необходимости обратиться ко всем правообладателям за выдачей лицензии.