С.Н. Гаврюшкин,
Управляющий партнер юридической компании «Гаврюшкин и партнеры»,
медиатор, депутат миасского городского собрания депутатов

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 27, март 2020 г., с. 66-73

Впервые упоминание о коммерческом обозначении появилось в российском законодательстве 26 января 1996 г. с введением II части Гражданского кодекса РФ, а именно в гл. 54, которая регламентирует положения о коммерческой концессии.

Потребовалось еще 10 лет, чтобы законодатель попытался раскрыть признаки и содержание прав на коммерческое обозначение, как объекта гражданского оборота, а равно определить его место в системе интеллектуальной собственности. Формально с появлением п. 4 гл. 76 Гражданского кодекса РФ была завершена дискуссия о соотношении коммерческого обозначения с фирменным наименованием: не тождественные друг другу самостоятельные средства индивидуализации[1].

Т.Ю. Погребинская в своей работе «Средства индивидуализации: фирменные наименования, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Гражданско-правовая охрана в Российской Федерации», анализируя нормы Гражданского кодекса, приходит к выводу, что «коммерческое обозначение – это обозначение, обладающее достаточными различительными признаками, новизной и известностью в пределах определенной территории как обозначение одного или нескольких предприятий (имущественных комплексов) одного правообладателя, использование которого позволяет потребителю выделить (индивидуализировать) данное предприятие (-я) среди аналогичных предприятий других лиц (п. 1 ст. 1538, п. 1, 2 ст. 1539 Гражданского кодекса РФ)» [6].

Н. Фролова делает вывод, что коммерческое обозначение является средством индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий [10].

В настоящее время правам на коммерческое обозначение уделен п. 4 в гл. 76 Гражданского кодекса РФ, который состоит из 4 статей. Так в ст. 1538 раскрывается определение коммерческого обозначения, а именно: юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст. 132 Гражданского кодекса РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

То есть, особенность данного средства индивидуализации заключается в следующем.

1.

Оно не подлежит государственной регистрации, которая предусмотрена ст. 1232 Гражданского кодекса РФ.

2.

Использование коммерческого обозначения обязательно в целях предпринимательской деятельности, то есть для систематического извлечения прибыли.

3.

Предпринимательская деятельность должна быть неразрывно связана с имущественным комплексом – предприятием как объектом прав, согласно ст. 132 Гражданского кодекса РФ, а не юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. (Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27 октября 2011 г. N Ф05-2741/11 по делу N А40-29335/2010).

4.

Данное средство индивидуализации должно обладать яркими различительными признаками: при сравнении с другими обозначениями оно не должно быть похожим на другое, дабы ограничить территорию своего действия и избежать смешения с другими объектами интеллектуальной собственности при однородной деятельности в глазах потребителей.

Также пунктом 2 ст. 1538 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий, но для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более коммерческих обозначения.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2015 г. N С01-843/2015 по делу N А60-934/2015, коллегия приходит к следующему выводу: «Под образом, под коммерческим обозначением понимается символ, не являющийся фирменным наименованием, используемый субъектом предпринимательской деятельности в целях индивидуализации своего торгового, промышленного или иного предприятия как имущественного комплекса, подлежащий правовой охране в силу известности на определенной территории, не требующий регистрации в специальном реестре».

То есть, формально законом урегулированы положения о коммерческом обозначении и выделены основные его отличительные признаки. Так почему же на практике возникает сложность в защите прав на коммерческое обозначение - отсутствие способов доказывания, что используемое обозначение (словесное, изобразительное или комбинированное), как правило, на вывеске магазина и в рекламном продвижении, своей деятельности является именно коммерческим?

Действительно точную оценку в своем Постановлении от 6 февраля 2017 г. N С01-1267/2016 дал Суд по интеллектуальным правам по делу N А63-1658/2016, четко прописав: «Суд кассационной инстанции обращает внимание, что товарный знак и коммерческое обозначение являются самостоятельными объектами правовой охраны (п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ), а также то, что обозначение, фактически используемое, по мнению антимонопольного органа, предпринимателем для обозначения принадлежащих ему автосервисов, может быть признано охраняемым законом коммерческим обозначением только при условии его соответствия критериям, предусмотренным ст. 1538 и 1539 ГК РФ, в частности обладает достаточными различительными признаками. Иными словами, не всякое обозначение, указанное на вывеске предприятия, например «Продовольственный магазин» на вывеске торгового предприятия розничной торговли продуктами питания, является охраноспособным коммерческим обозначением». Данный вывод исключительно важен для правильной оценки обозначений своей деятельности со стороны предпринимателей.

Например, Т.Г. Клочун обращает внимание, что необходимость в охране прав на коммерческое обозначение обусловлена тем, что его использование чрезвычайно удобно для субъектов малого бизнеса, которые желают индивидуализировать себя в гражданском обороте, но не имеют юридической и фактической возможности это сделать. На юридические ограничения влияет статус индивидуального предпринимателя, который не имеет права на фирменное наименование. Сложная, дорогостоящая и длительная процедура, связанная с регистрацией товарных знаков и фирменных наименований, необходимость приведения российского законодательства в соответствие с требованиями международных договоров также являются дополнительными факторами для введения коммерческого обозначения [5]. Говоря о высокой стоимости процедуры регистрации фирменных наименований, автор имел в виду оплату госпошлины за регистрацию юридических лиц, которые в свою очередь обязаны иметь фирменное наименование. Ведь именно с момента их регистрации и внесения данных в Единый государственный реестр у юридического лица возникают исключительные права на фирменное наименование.

Действительно, ранее права на коммерческое обозначение и фирменное наименование являлись тождественными и почти всегда употреблялись как понятия-синонимы. После того как гражданское законодательство претерпело изменения в части интеллектуальной собственности, данные права были конкретизированы, для каждого были выделены отдельные главы.

Так, например, в Постановлении ФАС Уральского округа от 16 ноября 2009 г. N Ф09-3543/09-С6 по делу N А60-1448/2008 указано, что «до введения в действие ч. IV Гражданского кодекса РФ (1 января 2008 г.) такой вид индивидуализации юридического лица, как коммерческое обозначение, нормами гражданского законодательства не регламентировался, правовая охрана исключительного права на коммерческое обозначение не обеспечивалась».

Тесная связь прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение усматривается из норм ст. 1476 и.1541 Гражданского кодекса РФ. Так пункт 1 ст. 1476 Гражданского кодекса РФ гласит: «Фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения. Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения». А в соответствии с п. 1 ст. 1541 Гражданского кодекса РФ «Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование»[9].

Однако на практике зачастую возникают проблемы с применением норм, регулирующих положения средств индивидуализации. Многие юристы, практикующие в области интеллектуальной собственности, ожидали от высших органов, более подробных и четких разъяснений норм, относящихся к объектам промышленной собственности, для их правильного и единообразного применения. Так, 23 апреля 2019 г. Пленумом Верховного Суда РФ было принято Постановление N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Правам на коммерческое обозначение были выделены пункты 177 и 178, содержание которых не открыло ничего нового и не решило ни один вопрос относительно данного объекта.

Например, в п. 177 дополнены положения ст.1538 и ст. 1539 Гражданского кодекса РФ, а именно, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала его фактического использования для индивидуализации предприятия (например, магазина, ресторана и так далее), и охраняется при условии, что употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории после 31 декабря 2007 г. (независимо от того, когда употребление обозначения началось). Но на практике данные разъяснения охватывают далеко не все вопросы. Ведь именно в установлении начала использования коммерческого обозначения и возникновения прав на него, и заключается сложность рассмотрения дел данной категории. По нашему мнению, законодателю стоит конкретизировать способы или круг доказательств для подтверждения даты начала использования прав на коммерческое обозначение.

То же касается п. 178, который дополнил ст. 1540 Гражданского кодекса РФ указанием, что бремя доказывания использования коммерческого обозначения лежит на правообладателе, а исключительное право на коммерческое обозначение прекращается автоматически, если правообладатель не использует это обозначение непрерывно в течение года. Значит исчисление данного срока на практике почти не представляется возможным, поэтому недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности могут злоупотреблять своими правами исходя из принципа «старшинства права», тем самым причиняя вред добросовестным правообладателям исключительных прав, например на товарный знак, схожий до степени смешения при ведении однородной деятельности.

Ввиду того, что Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10 от 23 апреля 2019 г. считается «относительно новым» актом в сфере интеллектуальной собственности, произвести качественный анализ судебной практики в области исключительных прав на коммерческое обозначение с применением рассмотренных пунктов Постановления в настоящее время не представляется возможным. Личное мнение автора заключается в том, что указанное Постановление «не оправдало ожиданий относительно единообразного применения норм, регулирующих права на коммерческое обозначение», поэтому продолжим анализировать общую практику.

Вернемся к смешению понятий средств индивидуализации и их тесному сосуществованию.

Как известно, фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением деятельности последнего либо изменением его фирменного наименования. При этом законодательством не допускается распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права его использования (п. 2 ст. 1474 Гражданского кодекса РФ). А коммерческое обозначение не подлежит государственной регистрации, соответственно, момент начала и окончания его использования для дальнейшей охраны установить довольно сложно. Так как коммерческое обозначение должно быть неразрывно связано с предприятием, возникает вопрос: как быть при отчуждении предприятия, а соответственно, и коммерческого обозначения, в состав которого входит фирменное наименование? К сожалению, на данный момент законодательство не содержит никаких разъяснений для урегулирования подобных ситуаций.

Еще одна проблема в защите коммерческого обозначения заключается в определении территории его действия ввиду п. 2 ст. 1539 Гражданского кодекса РФ: «Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее», а по общему правилу, предусмотренному в ст. 1231 Гражданского кодекса РФ, территория действия исключительных прав – Российская Федерация. Рассмотрим это подробнее.

Параграф 1 гл. 76 IV части Гражданского кодекса РФ «Права на фирменное наименование» предусматривает, что фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (п. 2 ст. 1473 Гражданского кодекса РФ), а также, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц (п. 1 ст. 1475 Гражданского кодекса РФ). То есть это - словесное обозначение с указанием организационно-правовой формы, подлежащей регистрации и действующее на территории всей Российской Федерации.

Параграф 2 гл. 76 IV части Гражданского кодекса РФ «Право на товарный знак и право на знак обслуживания» предусматривает, что в качестве товарного знака могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 Гражданского кодекса РФ), а также что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. То есть товарным знаком также может быть словесное, и не только, обозначение, зарегистрированное надлежащим образом и действующее на территории всей Российской Федерации.

Что касается территории действия коммерческого обозначения, она установлена п. 1 ст. 1540 Гражданского кодекса РФ: «На территории Российской Федерации действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории Российской Федерации». Однако основными отличительными характеристиками, как рассматривалось ранее, является то, что коммерческое обозначение неразрывно связано с предприятием - имущественным комплексом и не подлежит регистрации, как фирменное наименование или товарный знак. Возникает вопрос: территорией действия коммерческого обозначения, является вся Российская Федерация или все-таки определённая территория, на которой расположен имущественный комплекс, неразрывно связанный с коммерческим обозначением, который, в свою очередь, подлежит регистрации и имеет конкретный адрес места нахождения (ст. 132 Гражданского кодекса РФ, ст. 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»)?

Ответ на данный вопрос будем искать исходя из международных положений о коммерческом обозначении.

Иногда коммерческое обозначение за рубежом называют «право на вывеску», а, например, в Великобритании используется термин business name. Основная его особенность заключается в том, что оно не подлежит регистрации, и территориальная сфера его действия ограничена местом нахождения предприятия, то есть оно имеет локальный характер, дополнительное к фирменному наименованию значение. По общему правилу право на коммерческое обозначение не признается исключительным, его защита осуществляется обычно по нормам законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции [3]. Но, например, в Германии и в Швеции, так же как и в Российской Федерации, коммерческое обозначение является средством индивидуализации, и на него возникают исключительные права в силу его фактического использования. Однако ввиду того, что в большинстве случаев торговая деятельность юридического лица осуществляется путем организации той или иной его правовой формы , чаще всего коммерческие обозначения становятся охраноспособными посредством их регистрации [11].

З.Р. Кат в своей работе «Исключительные права на коммерческое обозначение за рубежом» подробно рассматривает понятие коммерческого обозначения в разных странах и в конце приходит к выводу: «Исследование опыта зарубежных стран в определении правовой природы и регулирования права на коммерческое обозначение позволяет сделать ряд важных выводов. Во-первых, в мировой законодательной практике отсутствует единое понимание такой категории, как коммерческое обозначение. Во-вторых, в законодательстве рассмотренных нами стран используются различные подходы при соотношении и описании правовых режимов коммерческих обозначений и фирменных наименований, при этом ряд стран использует дополнительные схожие с названными средства индивидуализации предприятия. В-третьих, не во всех странах коммерческие обозначения приравниваются к объектам интеллектуальной собственности. В-четвертых, нет единства в перечне оснований возникновения права на рассматриваемые средства индивидуализации. Более того, даже в случае предъявления требования о государственной регистрации коммерческих обозначений такая регистрация не во всех странах имеет правообразующее значение» [4].

В России наиболее приемлемым является толкование п. 1 ст.1540 Гражданского кодекса РФ: с одной стороны, исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося на территории РФ, не действует за пределами РФ, и с другой стороны, на территории РФ не действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося за пределами территории РФ [2]. (Пример данного утверждения содержится в Постановлении Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2012 г. N 13АП-7268/12).

Специальное условие правовой охраны коммерческого обозначения в Российской Федерации - это его известность в пределах определенной территории, исходя из этого территорией действия коммерческого обозначения является место регистрации имущественного комплекса, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, который зарегистрирован в ЕГРП в качестве недвижимой вещи на территории Российский Федерации. Это – теоретические выкладки.

Далее приведем практический пример. У юридического лица, территориально расположенного в Челябинской области, зарегистрировано словесное обозначение «АРМАДА» (свидетельство на товарный знак № 378292), которое, в свою очередь, является и названием торгового комплекса, и фирменным наименованием юрлица. Одним из основных видов деятельности правообладателя является сдача помещений в аренду.

Собственнику становится известно, что на территории Российской Федерации, в различных субъектах расположены и ведут деятельность несколько торговых центров, с использованием в названии словесного обозначения «АРМАДА», зарегистрированного у него в качестве товарного знака. Согласно ст. 1479 Гражданского кодекса РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Соответственно правообладатель обращается в суд за защитой своих нарушенных прав. Однако суд устанавливает, что использование словесного обозначения «АРМАДА», схожего до степени смешения с товарным знаком истца, при осуществлении однородной деятельности сторонами законно используется ответчиком в качестве коммерческого обозначения торгового центра в Липецкой области (N А36-13477/2017). К такому же выводу приходит суд относительно другого торгового центра и, соответственно, – юридического лица, но только уже в Воронежской области (N А14-19259/2017).

Возникает вопрос: как быть с введением потребителя в заблуждение? Как указал Суд по интеллектуальным правам в своем Постановлении от 6 августа 2015 г. N С01-570/2015 по делу N А41-28961/2014: «Суд при рассмотрении настоящего дела обоснованно исходил из того, что Гражданский кодекс РФ не содержит перечень обстоятельств, которые могут пониматься как введение потребителя в заблуждение, и не содержит перечня тех случаев, которые могут рассматриваться как вводящие в заблуждение относительно товара или его изготовителя». Это значит, что человек, перемещаясь по стране, или, например, в сети Интернет, будет уверен, что торговые комплексы с одноименным названием наверняка принадлежат одному юридическому лицу, по типу сети. В этом случае считаем, что судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам в кассационной инстанции в своем Постановлении от 5 декабря 2018 г. по делу N А14-19259/2017 правильно указала: «Также признает ошибочным вывод судов о том, что, так как истец и ответчик осуществляют свою деятельность в разных регионах Российской Федерации, следовательно, у российского потребителя отсутствует опасность смешения товарного знака истца и обозначения используемого ответчиком». Соответственно отдалённость друг от друга субъектов не может рассматриваться как невозможность введения потребителя в заблуждение.

Также назревает вопрос: возможно ли разным юридическим лицам использовать одно коммерческое обозначение, ничем не отличающееся от товарного знака, принадлежащего другому юридическому лицу, в разных субъектах, и при этом не быть уникальным, как требует того законодатель, говоря о коммерческом обозначении?

В протоколе заочного собрания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 28 апреля 2018 г. N 21 отражено: Ю.Т. Гульбин предлагает дополнить круг обстоятельств, подлежащих установлению, следующим: обладают ли отдельные элементы коммерческого обозначения индивидуализирующим качеством. При этом он отмечает, что нормы об индивидуализирующем качестве отдельных элементов фирменного наименования нет в п. 8 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ: есть лишь запрет тождества или сходства до степени смешения отдельным элементам коммерческого обозначения.

При этом А.П. Сергеев отмечает, что коммерческое обозначение обладает старшинством по отношению к товарному знаку, и по этой причине применение товарного знака на той территории, где коммерческое обозначение обладает известностью, будет нарушать права обладателя исключительного права на коммерческое обозначение» [7]. В нормах права, регулирующих отношения, связанные с товарными знаками, не содержится понятия «преждепользования», однако с учетом положений п. 6 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ, в которых действительно отсутствует именно термин «преждепользование», однако, регулируются правоотношения при конкуренции различных средств индивидуализации.

Коммерческое обозначение как объект индивидуализации очень сложно по своей правовой природе. Возможно, это связано с тем, что законодательно очень много пробелов в регулировании вопросов, связанных с возникновением прав на данный объект интеллектуальной собственности, а также во многом схоже с другими средствами индивидуализации.

В своей работе «Содержание объекта, индивидуализируемого коммерческим обозначением» А.А. Тюлькин приходит к следующему выводу: «Исходя из изложенного под коммерческим обозначением следует понимать ставшее известным на определенной территории обозначение, которое индивидуализирует модель организации предпринимательской деятельности, основанную на определенном имущественном комплексе, а также сам имущественный комплекс, если он является готовым результатом предпринимательской деятельности и объектом, подлежащим предоставлению в пользование или отчуждению.

Представляется, что именно такое определение коммерческого обозначения полноценно раскрывает содержание определяемого понятия. Изложенный подход позволяет преодолеть имеющуюся в литературе неопределенность по поводу сущности рассматриваемого средства индивидуализации и однозначно выделить его ключевые признаки» [8].

Подводя итоги, можно сказать, что положение прав на коммерческое обозначение законодательно раскрыто не до конца. При его изучении и сравнении с другими средствами индивидуализации остается много нерешенных вопросов. Данные пробелы можно устранить только после пересмотра законодательства в части исключительных прав на средства индивидуализации и ответа на вопрос, имело ли смысл выделять коммерческое обозначение в отдельный институт, или эффективнее было бы усилить положения о фирменном наименовании - по примеру большинства зарубежных стран. Ведь по своей сути коммерческое обозначение напрямую связано именно с имуществом, в отличие от фирменного наименования. Передав «имущественные права» фирменному наименованию, коммерческое обозначение перестанет существовать в принципе. Это существенно упростит подход к установлению момента возникновения и прекращения прав, а также исключит возможность смешения с другими объектами промышленной собственности ввиду его регистрации. Очевидно, что законодатель должен уделить внимание этой проблеме, поскольку в определенных моментах коммерческое обозначение исходя из «принципа старшинства права», может являться грозным оружием - как при злоупотреблении правом, чтобы избежать ответственности за нарушение товарного знака, так и лишении товарного знака правовой охраны. При этом потребителей будут продолжать вводить в заблуждение.