М.З. Али,
юрист практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям
адвокатского бюро «Качкин и Партнеры»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 10, декабрь 2015 г., с. 28-32

Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта» (далее – Постановление № 22), а затем и ст. 308.3 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), предоставили правообладателям возможность требовать присуждения им денежной суммы на случай неисполнения судебного акта (астрент), которая должна стать дополнительным стимулом для правомерного поведения нарушителя в будущем.

Уже в настоящее время есть примеры, когда астрент фигурирует в судебных делах о нарушении исключительных прав. Судебная практика на текущий момент такова, что астрент применяется как к денежным1, так и к неденежным2 требованиям.

Вопрос о корректности применения астрента к денежному требованию является неоднозначным, так как схожие функции выполняют законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ) и проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). При этом интересно, что в праве Франции, Голландии, Бельгии, Италии, Португалии и ряда иных стран астрент применяется именно к неденежным требованиям3. Однако в рамках дел о нарушении прав на интеллектуальную собственность, рассматриваемых в российских судах, астрент в большинстве случаев применяется именно в форме процентов на компенсацию, присужденную правообладателю. Такая практика основана как на уже утратившем силу п. 2 Постановления № 224, так и на самой ст. 308.3 ГК РФ5.

Не углубляясь в вопрос о том, насколько корректно устанавливать астрент за неисполнение денежного обязательства, отметим, что появление астрента в сфере интеллектуальной собственности более актуально именно применительно к неденежным требованиям - к требованиям о запрете использования объекта интеллектуальных прав.

Дело в том, что ранее, до появления рассматриваемого института, проблема неисполнения судебного акта о запрете использования объектов интеллектуальной собственности стояла достаточно остро ввиду отсутствия эффективных механизмов принудительного исполнения такого судебного акта, а также - экономических стимулов к добровольному его исполнению. Это было связано с тем, что риски нарушителя при продолжении незаконного использования интеллектуальной собственности увеличивались незначительно: возникала угроза привлечения к ответственности за злостное уклонение от исполнения судебного акта в соответствии со ст. 315 Уголовного кодекса РФ, которая, на практике по сей день применялась крайне редко; а также при повторном нарушении возникали основания для взыскания большего размера компенсации, если такой размер определяется по усмотрению суда (что следует из пункта 43.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие ч. 4 Гражданского кодекса Российской Федерации»). Таким образом, астрент может стать эффективным способом обеспечения добровольного исполнения решения суда в части запрета использовать «чужой» объект интеллектуальных прав.

В практике уже встречались примеры установления астрента на случай неисполнения решения суда о запрете использования объекта интеллектуальных прав: решением по делу № А55-5765/2015 Арбитражный суд Самарской области присудил 200 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, которым не только была взыскана компенсация, но и было запрещено дальнейшее незаконное использование ответчиком фирменного наименования. К сожалению, в данном решении суд отдельно не разделил обязательство по выплате компенсации и по прекращению использования фирменного наименования, а также не привел достаточного обоснования присужденной суммы.

Основной вопрос, который встает перед истцом, намеревающимся заявить требование об астренте применительно к неденежному требованию, заключается в следующем: каким образом обосновать сумму за неисполнение судебного акта?

Как известно, сумма, назначаемая судом в качестве астрента, должна быть такой, чтобы исполнение судебного акта оказалось более выгодным для нарушителя, чем его неисполнение.

Наиболее простой пример формулирования такой суммы, который можно себе представить, – твердая сумма, которая будет начисляться периодически (единоразовый штраф во многих случаях вряд ли можно признать удачным вариантом астрента, учитывая длящийся характер такого рода нарушений). Именно пример со штрафом за каждый день нахождения контрафакта в обороте приводится М.А. Ероховой в комментарии к Постановлению № 226. Иные варианты определения астрента, которые указаны в Постановлении № 22 (пункт 3): (а) твердая денежная сумма, взыскиваемая единовременно, (б) денежная сумма, начисляемая периодически, (в) денежная сумма, начисляемая в форме прогрессивной шкалы.

Несмотря на то что астрент определяется по усмотрению суда, суд при этом обязан руководствоваться принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, закрепленными в ст. 308.3 ГК РФ; то есть определение размера астрента не может быть произвольным. Тем не менее уже сейчас встречаются примеры обратного: например, в упомянутом выше решении Арбитражного суда Самарской области астрент фактически был определен именно так. Произвольное определение суммы является проблемой не только для нарушителя, но и для правообладателя: в одном случае сумма астрента может быть чрезмерно высокой и, следовательно, несоразмерной и несправедливой по отношению к нарушителю. В другом – сумма астрента может быть недостаточной, из-за чего она потеряет свою функцию по стимулированию нарушителя к исполнению судебного акта.

При назначении судом фиксированной (пусть и обоснованной) суммы астрента возникает еще одна сложность. Дело в том, что предугадать фиксированную «плату» за незаконное использование интеллектуальной собственности в будущем, которая к тому же больше платы за легальное использование, заранее крайне сложно. Наиболее простой пример: многократное увеличение нарушителем объемов производства контрафакта уже после вступления в силу судебного акта.

В связи с этим можно предложить следующие альтернативы фиксированной сумме астрента, взыскиваемой единовременно или за каждый день неисполнения судебного акта: исчисление суммы астрента, исходя из объема произведенного контрафакта, либо исходя из стоимости незаконно использованных интеллектуальных прав. Такие формы астрента, по мнению автора, можно признать более обоснованными, так как взыскиваемые с нарушителя суммы непосредственным образом связаны с характером допущенного им неисполнения решения суда. В то же время следует признать, что названные альтернативные варианты сейчас отсутствуют в доступной судебной практике по делам о защите прав на интеллектуальную собственность, и их возможную эффективность в данной ситуации чрезвычайно трудно подтвердить или опровергнуть опытным путем.

Для начала рассмотрим вариант с исчислением астрента по правилам, аналогичным нормам о компенсации за нарушение исключительного права в двукратном размере от стоимости экземпляров произведения / товаров и т.п. (п. 2 ст. 1301 ГК РФ, подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). С одной стороны, взыскание и астрента, и компенсации само по себе можно признать правомерным, так как астрент выполняет иную задачу - стимулирует нарушителя к исполнению решения суда (п. 2 ст. 308.3 ГК РФ). Однако имеются основания, по которым астрент в такой форме может не соответствовать принципам справедливости и соразмерности.

Сомнения в справедливости рассматриваемой формы астрента вызваны тем, что в таком случае он фактически может подменить собой компенсацию за нарушение исключительного права, а истец, помимо прочего, сможет пользоваться астрентом с целью обойти обязанность по уплате пошлины за требование о взыскании компенсации. Дело в том, что п. 3 Постановления № 22 позволяет рассматривать заявление истца о применении астрента в порядке ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), то есть в качестве заявления об изменении порядка и способа исполнения судебного акта, а не в форме нового искового заявления, подача которого, скорее всего, повлекла бы необходимость уплаты пошлины.

Помимо этого при расчете астрента рассматриваемым способом может возникнуть ситуация, когда ответчик при продолжении незаконного использования объекта интеллектуальной собственности обязан сначала выплатить астрент исходя из двукратной стоимости экземпляров произведения или товаров; а - затем и компенсацию, если истец в дальнейшим предъявит соответствующий иск о взыскании компенсации, основанный на том же факте незаконного использования интеллектуальных прав. При этом даже если истец не воспользуется правом предъявить иск о взыскании компенсации, ответчик, по меньшей мере, в течение срока исковой давности будет находиться под угрозой взыскания компенсации за нарушение исключительного права уже после взыскания с него такой же суммы астрента. В связи с изложенным возникает вопрос о соразмерности рассматриваемой формы астрента. По сути, в указанной ситуации нарушитель может заплатить вплоть до четырёхкратной стоимости произведенных товаров (оказанных услуг) или во всяком случае будет находиться под угрозой выплаты четырехкратной стоимости. Не говоря уже о том, что в себестоимости товаров / услуг, содержащих средства индивидуализации и аналогичных контрафактным, стоимость используемых интеллектуальных прав может выступать не самой большой составляющей. Таким образом, несмотря на то что астрент в размере двукратной стоимости товаров (услуг) сделает исполнение нарушителем решения суда более выгодным, чем его неисполнение, существуют сомнения в том, что такой подход будет отвечать названному в ст. 308.3 ГК РФ принципу соразмерности. Как представляется, первоочередная задача астрента не в том, чтобы служить способом обогащения кредитора, а в том, чтобы стимулировать участников гражданского оборота к своевременному и полному исполнению судебных актов. Следует учитывать и то, что предусмотренная ст. 1301, 1515 ГК РФ плата за нарушение исключительного права в свою очередьимеет компенсационную природу (на что неоднократно обращал внимание Суд по интеллектуальным правам7), то есть также не служит цели обогащения правообладателя.

Учитывая изложенное, представляется, что астрент, сумма которого будет рассчитана исходя из двукратной стоимости товаров (экземпляров произведения), была бы оправданной лишь в отдельных случаях, когда такая сумма наряду с компенсацией действительно была бы соразмерна нарушению. Поэтому автор полагает, что воспринимать данный вариант как общее правило было бы все же неоправданно.

Следующим вариантом формулирования астрента является исчисление суммы исходя из кратного размера стоимости интеллектуальных прав, используемых нарушителем тем же способом (аналогично п. 3 ст. 1301 ГК РФ). Данный вариант астрента нацелен на то, чтобы при сравнимых обстоятельствах купить лицензию у правообладателя нарушителю было бы выгоднее, чем игнорировать решение суда и находиться под угрозой выплаты астрента. В качестве доказательств рыночной стоимости прав, которая должна быть отправной точкой для расчета астрента, истец может представить в суд возмездные лицензионные договоры в отношении тех же объектов интеллектуальных прав, отчет о независимой оценке или ходатайствовать о проведении судебной экспертизы (аналогичные доказательства могут представляться ответчиком в обоснование чрезмерности заявленной истцом стоимости прав). Минусом рассматриваемого варианта является то, что его эффективное использование возможно только ретроспективно – когда требование о взыскании астрента заявляется отдельно, после вынесения решения и последовавшего за ним неисполнения нарушителем судебного акта. Ретроспективное взыскание астрента допускается п. 3 Постановления № 22 и позволяет определить сумму астрента с достаточной точностью, но при этом ответчик (как, впрочем, и истец) не понимает, какая сумма грозит ему за неисполнение судебного решения, из-за чего астрент в какой-то степени теряет свою стимулирующую функцию. Получается, что определяемая судом сумма астрента превращается из потенциальной угрозы, которая должна пресекать неправомерные действия ответчика, - в дополнительный вид взыскания, применяемый уже после повторного совершения нарушения.

Более сложным, но все же реальным вариантом был бы расчет астрента на будущее время и определение суммы в том же судебном акте, в котором запрещено использование объекта исключительного права. Очевидно, что стоимость использования интеллектуальных прав, на которую стоило бы ориентироваться суду при определении размера астрента, будет различаться по видам использования, а то, какие из них будут иметь место в деятельности ответчика – достоверно предугадать невозможно. В качестве возможного решения данной проблемы можно предложить истцу сформулировать требование об астренте (и в дальнейшем суду отразить это в резолютивной части судебного акта) с закрытым перечнем типовых и наиболее ожидаемых от ответчика видов нарушений, за каждое из которых может быть установлена отдельная плата, так как истец обычно ожидает то, каким образом права на его интеллектуальную собственность могут в дальнейшем нарушаться, а также понимает стоимость аналогичного правомерного использования интеллектуальной собственности. Кроме того, сумма астрента может варьироваться в зависимости от степени нарушения (например, объема / стоимости контрафактных товаров). Как уже было сказано, такая формулировка астрента не охватывает абсолютно все случаи неисполнения судебного акта, но за те, которые не упомянуты в решении суда, можно требовать взыскания астрента ретроспективно, о чем упомянуто выше.

Подводя итог, можно признать, что ни один из рассмотренных и предложенных вариантов астрента не является универсальным, и ни один из них не лишен недостатков, если говорить об установлении астрента на будущее время. Выбор фиксированной суммы в качестве астрента будет достаточно условным и, в большинстве случаев, не отвечающим принципу недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения. Альтернативные варианты, которым пока не дана оценка в судебной практике (расчет суммы астрента на основании объема (стоимости) контрафакта или стоимости использования прав аналогичным образом) в большей степени отвечают задаче сделать исполнение решения суда более выгодным, чем его неисполнение. Однако в таких случаях на суд возлагается непростая обязанность по поиску баланса между созданием для ответчика достаточно эффективного стимула к исполнению решения и одновременно недопустимостью применения к нему чрезмерной ответственности. Представляется, что только такой баланс позволит сделать астрент эффективным инструментом и в то же время не превратит его в средство неосновательного обогащения правообладателя.