Б.А. Малахов,
юрист юридической фирмы «Lidings»

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 6, декабрь 2014 г., с. 75-76

К вопросу об обращении непосредственно в суд с заявлением о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции

21 марта 2014 г. Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам № СП‑21/2 была утверждена «Справка по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» (далее – Справка).

Указанной Справкой были установлены стандарты квалификации действий одной из спорящих сторон в качестве недобросовестного поведения.

Тем не менее, в рамках настоящей статьи предлагается обратить внимание на новеллу п. 3.1 Справки: «Вопрос о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции может быть рассмотрен в административном порядке федеральным антимонопольным органом. Вместе с тем указанный административный порядок не исключает возможности заявления требования о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак недобросовестной конкуренцией непосредственно в суд».

Стоит оговориться, что «новеллой» указанный пункт Справки можно назвать с большой натяжкой. Еще 30 июня 2008 г. Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ было принято Постановление № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства». Пунктом 20 указанного Постановления установлено: «Право выбора судебного или административного порядка защиты своего нарушенного или оспариваемого права принадлежит субъекту спорных правоотношений. Закон не содержит указаний на то, что защита гражданских прав в административном порядке (путем рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушениях антимонопольного законодательства) исключается при наличии возможности обратиться в арбитражный суд или, наоборот, является обязательным условием обращения лиц, чьи права нарушены, в суд. Следовательно, если лицо за защитой своих прав обратится в арбитражный суд, не подавая до этого соответствующего заявления в антимонопольный орган, суд не может со ссылкой на п. 2 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса РФ оставить такое заявление без рассмотрения».

Тем не менее, до последнего времени судебная практика складывалась таким образом, что суды высших инстанций не допускали возможность прямого обращения в арбитражный суд с заявлением о признании актом недобросовестной конкуренции действий по регистрации средств индивидуализации (в абсолютном большинстве случаев – товарных знаков) по причине отсутствия такого судебного способа защиты нарушенных прав по ст. 12 Гражданского кодекса РФ.

Пожалуй, наиболее подробный анализ, почему по указанной категории споров непосредственное обращение в арбитражный суд (минуя Федеральную антимонопольную службу России) недопустимо, был проведен Девятнадцатым Арбитражным апелляционным судом в Постановлении от 23 ноября 2009 г. по делу № А08-2009/2009 в отношении товарного знака «Центр кровли» (соответствующие выводы впоследствии были поддержаны судами кассационной и надзорной инстанций).

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в исковых требованиях, тройка судей пришла к следующим выводам:

●

нормами ст. 10 и 12 Гражданского кодекса РФ «не предусмотрена возможность использования такого судебного способа защиты, как признание действий по регистрации и использованию товарного знака актом недобросовестной конкуренции»;

●

прекращение правовой охраны в качестве действия, связанного со злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, «возможно только в порядке ст. 1513 Гражданского кодекса РФ»;

●

«специальными нормами закона не предусмотрена возможность подачи иска непосредственно в суд по основаниям, предусмотренным ст. 1512 Гражданского кодекса РФ»;

●

удовлетворяя заявленные требования, «суд первой инстанции не указал, каким образом удовлетворение иска приведет к восстановлению исключительного права истца на фирменное наименование».

Аналогичные выводы были использованы судами высших инстанций в качестве оснований для отказа в заявленных требованиях в рамках дела № А40-2237/2008 (товарный знак «Persona»), дела № А40-56489/2010 (товарный знак «Аквавэй»).

Впрочем, в ряде судебных дел отказ в заявленных требованиях о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции обосновывался не процессуальной невозможностью их рассмотрения арбитражными судами, а исключительно существом фактических обстоятельств и представленных доказательств [в частности, дело № А40-967/2007 (товарный знак «Топас‑М» и проч.), дело № А40-8695/2013 (товарный знак «Волшебная соломинка»)].

Тем не менее, в конце 2011 г. обоснованность «отказных» судебных актов была поставлена под вопрос по причине внесения в законодательство поправок, связанных с организацией Суда по интеллектуальным правам, и наделением Суда компетенцией по рассмотрению дел «по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» (п. 2 ч. 4 ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ) в качестве суда первой инстанции.

В этой связи неудивительно, что после начала деятельности Суда по интеллектуальным правам1 «вопрос о возможности удовлетворения судом искового требования о признании действий ответчика по государственной регистрации товарного знака злоупотреблением права или недобросовестной конкуренцией» был одним из первых вынесен на обсуждение Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам2.

Как результат, в Справке была сформирована правовая позиция о возможности прямого обращения с заявлением о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права актом недобросовестной конкуренции непосредственно в арбитражный суд (Суд по интеллектуальным правам).

В настоящее время следует ожидать формирование соответствующей судебной практики. В частности, в рамках дела № А56‑78818/2013 заявление о признании действий общества по регистрации товарного знака актом недобросовестной конкуренции Определением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30 мая 2014 г. было передано по подсудности на рассмотрение по существу Судом по интеллектуальным правам.