М.А. Рожкова,
доктор юридических наук,
профессор кафедры интеллектуальных прав
Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)

С.В. Михайлов,
кандидат юридических наук,
советник председателя Суда по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 9, сентябрь 2015 г., с. 38-44

Достаточно часто приходится сталкиваться с тем, что не только студенты, но и практикующие юристы не слишком-то вникают в суть установленной ч. 4 ГК РФ возможности разрешить или запретить использование объекта интеллектуальной собственности. Как следует понимать эту возможность? Рассмотрению этого вопроса и посвящена настоящая статья.

Разграничивая согласие и соглашение, М.И. Брагинский писал: «Согласие в отличие от соглашения само по себе не порождает обычных для юридического факта последствий: возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей. Его роль гораздо скромнее. Она проявлялась лишь в случаях, когда на этот счет есть прямое указание в ГК, в ином законе или в другом правовом акте либо договоре, и сводится к тому, что представляет собой непременное условие, при котором волеизъявление лица (для одной стороны) или совпадающее встречное изъявление воли других лиц (для договоров) способно создать правоотношение… сделку совершает один, а согласие дает другой (другие лица). Таким образом, согласие третьего лица – юридический факт, который служит лишь условием, при котором законодательство предоставляет определенному лицу возможность совершить сделку (заключить договор). При этом согласие в отличие от соглашения (договора) всегда рассматривается как одностороннее действие со всеми вытекающими отсюда последствиями… Таким образом, согласие в отличие от соглашения может быть только элементом юридического состава»1.

1.

Выявленная М.И. Брагинским роль согласия весьма четко прослеживается, например, в положении п. 1 ст. 1238 ГК РФ: «При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор)». В силу данной нормы для заключения сублицензионного договора на право использования объекта интеллектуальных прав, т.е. совершения сделки между лицензиатом и сублицензиатом, необходимо наличие согласия правообладателя – лицензиара. Такое согласие обычно является одним из условий лицензионного договора, заключаемого лицензиаром и лицензиатом, но может оформляться и отдельным документом (п. 3 ст. 1232 ГК РФ).

2.

Иная конструкция согласия закреплена в абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ: «Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 подп. 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем». В отличие от предыдущего случая, согласие правообладателя здесь характеризуется совершенно по-другому, что требует более подробного анализа.

Подпадающий под регулирование указанного абзаца названной статьи случай предполагает не прямое (непосредственное – как в первом примере), но косвенное использование объекта интеллектуальной собственности. Действительно, заявленный к регистрации «младший» товарный знак является сходным до степени смешения с уже существующим («старшим») знаком, правообладателем которого является другое лицо (далее – правообладатель «старшего» знака). Давая согласие на регистрацию «младшего» товарного знака в отношении однородных товаров, правообладатель «старшего» знака, по сути, добровольно соглашается на некоторое «паразитирование» на его товарном знаке, что по общему правилу п. 6 ст. 1483 ГК РФ запрещено.

Согласие правообладателя в данном случае представляет собой условие, при котором становится допустимым установление правовой охраны товарного знака, сходного до степени смешения с уже существующим «старшим» знаком (причем в отношении однородных товаров). Таким образом, согласие правообладателя «старшего» знака является обязательным элементом юридического состава, могущего привести к возникновению интеллектуальных прав на «младший» товарный знак у заявителя (далее – заявитель «младшего» знака). В предыдущем же случае согласие было необходимо для предоставления третьему лицу права использования объекта интеллектуальной собственности на условиях сублицензии, не влекущему возникновения интеллектуальных прав у этого лица.

Важно заметить, что само согласие испрашивается в рассматриваемом здесь случае для целей государственной регистрации «младшего» товарного знака (установления правовой охраны), тогда как в предыдущем случае это согласие требовалось на заключение сделки. Причем в отличие от первого примера, где согласие на сделку выдавалось лицом, уже состоящим в договорных отношениях с одной из сторон будущей сделки, в данном примере следует исходить из обычного отсутствия договорных связей между заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака.

С учетом сказанного конструкция согласия, предусмотренная абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, по всей видимости, должна включать в себя: во-первых, совершение сделки (заключение договора) заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака, на которую опирается получение согласия, во-вторых, выдачу правообладателем собственно самого согласия.

Впрочем, Роспатент допускает «облегченный» вариант данной конструкции: в частности, п. 3 Рекомендаций по применению положений Гражданского кодекса Российской Федерации, касающихся согласия правообладателя на регистрацию сходного товарного знака2 устанавливается, что подтверждением согласия может быть, в частности, и сам договор, «в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств». Однако такой договор (как и любой иной документ, подтверждающий согласие правообладателя), как специально подчеркивается в Рекомендациях, должен содержать ряд сведений, в том числе «выражение согласия правообладателя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака с приведением номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака с приложением заявленного обозначения».

3.

Нетипичная разновидность согласия обнаруживается в норме п. 2 ст. 1231.1 ГК РФ, закрепляющей обязательность получения согласия компетентного государственного органа, органа международной или межправительственной организации при включении в промышленный образец или средство индивидуализации официальных символов, наименований и отличительных знаков. Поясняя указание на нетипичность такого рода согласия, следует подчеркнуть, что в ч. 4 ГК РФ упоминаются согласия, имеющие не только гражданско-правовое, но и административно-правовое основание (к числу последних и должно быть отнесено согласие, упомянутое в п. 2 ст. 1231.1 ГК РФ). М.И. Брагинский, разграничивая названные основания согласий, подчеркивал, что когда согласие выражает лицо, которое обладает в установленных пределах административной компетенцией, речь и идет о «согласии-разрешении», имеющем административно-правовую основу3.

Подобное «согласие-разрешение» имеется в виду и в п. 3 ст. 1419 ГК РФ (при том, что в этой статье оно обозначено иным термином – «одобрение»): в данном пункте предусмотрена обязательность получения согласия Минсельхоза России на название, присваиваемое селекционному достижению. Очевидно, что здесь согласие-разрешение (пусть и поименованное иным образом) имеет явно административно-правовую природу.

4.

Термин «согласие» используется в ч. 4 ГК РФ и для случаев, когда одной стороне договорного правоотношения необходимо получить от своего контрагента разрешение на осуществление определенных действий.

Так, п. 1 ст. 1266 ГК РФ закрепляет право автора не неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений. Вследствие этого, действуя в рамках заключенного лицензионного договора о предоставлении права использования литературного произведения, издатель может внести в это произведение изменения, сокращения, дополнения и т.п., только получив на это согласие автора (оно обычно подтверждается соответствующей надписью автора на готовой к печати верстке рукописи). В рамках договорных отношений автора и издателя подобное согласие представляет собой типичный пример одностороннего действия, необходимого для надлежащего исполнения обязательств.

Подобная разновидность согласия упоминается в ряде статей ч. 4 ГК РФ. Например, согласие исполнителя требуется в ситуации, когда запись исполнения предполагается воспроизвести (или сообщить в эфир) в целях иных, нежели были прямо выражены в договоре между исполнителем и лицом, использующим эту запись (п. 3 ст. 1317 ГК РФ). Только с согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства допускается повторное использование архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта, разработанного этим автором в рамках, например, договора заказа (абз. 2 п. 1 ст. 1294 ГК РФ).

Резюмируя, можно говорить о том, что все названные выше разновидности согласия действительно представляют собой односторонние действия, необходимые для накопления юридического состава и, в конечном счете, наступления юридических последствий – возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений, последствий реализации гражданской правосубъектности или защиты нарушенных субъективных гражданских прав4.

Избранный при разработке ч. 4 ГК РФ «запретительный» подход5 при определении правомочий правообладателя обусловил закрепление в Кодексе следующего общего правила: «Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом» (абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Таким образом, правомочия обладателя исключительных прав, которые имеют несомненное сходство с правомочиями собственника и которые в любом случае являются правомочиями обладателя имуществом (имущественными правами), по сути, закреплены в ГК РФ через запрет иным лицам реализовывать эти правомочия без согласия правообладателя.

По-иному законодатель подходит к определению правомочий собственника. Так, ГК РФ не только прямо наделяет собственника правами владения, пользования и распоряжения своим имуществом (п. 1 ст. 209), но и предоставляет ему право по собственному усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209).

Между тем нет оснований для столь принципиальных различий в подходах к регулированию возможностей управомоченных субъектов, обладающих абсолютными правами.

Думается, целесообразным было бы более полное и ясное раскрытие именно ст. 1229 ГК РФ правомочий обладателя исключительных прав. Бесспорной поддержки заслуживает положение, закрепленное в абз. 1 п. 1 ст. 1229 ГК РФ, в силу которого гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на объект интеллектуальной собственности (правообладатель), вправе сам использовать такой объект по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Но более продуктивным было бы закрепить в этой же статье еще и правило, согласно которому правообладатель по своему усмотрению может совершать в отношении принадлежащих ему имущественных прав любые действия, не противоречащие закону, в том числе распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами (отчуждая их посредством заключения договора об отчуждении исключительных прав или предоставляя право на использование объекта интеллектуальной собственности в оговоренных договором пределах посредством заключения лицензионного договора, договора коммерческой концессии и т.п.); передавать принадлежащие ему исключительные права в залог и обременять их иными способами. Конечно, нельзя не упомянуть в Кодексе и то, что в случаях, прямо установленных ГК РФ, другими законами, использование объектов интеллектуальной собственности допускается без согласия правообладателя в порядке и на условиях, установленных законом (включая вопросы возмездности такого использования)6.

Объединение подобных развернутых положений «разрешительной» направленности в одной статье7 избавили бы правомочия обладателя исключительных прав от окружающего их сегодня ореола неопределенности, сняли бы множество практических вопросов, а кроме того, позволили бы избежать допущенной в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ ошибки – подмены термина «соглашение» термином «согласие».

Можно, конечно, предположить, что, предписывая в абз. 3 п. 1 ст. 1229 ГК РФ обязательность получения заинтересованным лицом именно «согласия» правообладателя на использование соответствующего объекта интеллектуальных прав, разработчики ч. 4 ГК РФ тем самым попытались ввести в закон конструкцию, упомянутую во втором из разобранных в предыдущей части настоящей статьи примеров. Как уже указывалось, эта конструкция предполагает, во-первых, заключение между правообладателем и заинтересованным лицом договора, на который опирается получение согласия (разрешения); и, во-вторых, выдачу правообладателем на собственно самого согласия. Однако текст ГК РФ не подтверждает подобные соображения, да и здравый смысл подсказывает лишь один путь решения задачи: для приобретения заинтересованным лицом прав на использование объекта интеллектуальной собственности, права на который принадлежат другому лицу, единственно приемлемым, бесспорно, является банальное заключение соглашения (договора), на основании которого и будет передаваться названное право.

Общий порядок заключения договоров предусматривает обмен между сторонами в устной или письменной форме офертой – предложением одной стороны заключить договор и акцептом – принятием этого предложения другой стороной (п. 2 ст. 432 ГК РФ). При этом действующий закон предусматривает, что оферта должна соответствовать ряду требований, а именно: быть адресована конкретному лицу (лицам), содержать существенные условия договора и выражать намерение заключить договор с адресатом, если он принимает это предложение (п. 1 ст. 435 ГК РФ). Под акцептом закон подразумевает полное и безоговорочное принятие предложения лицом, которому оферта была адресована (п. 1 ст. 438 ГК РФ).

Таким образом, для получения права на использование объекта интеллектуальной собственности заинтересованное лицо обращается к правообладателю с офертой, отвечающей требованиям ст.ст. 435, 436 ГК РФ. В свою очередь правообладатель вправе принять эту оферту, что влечет заключение сторонами соответствующего договора (лицензионного, коммерческой концессии и проч.) (ст. 433, п. 1 ст. 438 ГК РФ), предложить заключение договора на других условиях (ст. 443 ГК РФ) либо отклонить данное предложение или оставить его без ответа, если молчание не будет рассматриваться в качестве акцепта (ст. 432, п. 1 ст. 438 ГК РФ).

Таков обычный порядок заключения лицензионных соглашений. Впрочем, более выпукло сказанное проиллюстрирует заключение соглашения, упомянутого во втором из разобранных в предыдущей части настоящей статьи примеров (хотя это соглашение, конечно, не является договором предоставления права на использование объекта интеллектуальной собственности). Выбор для разбора именно этого случая обусловлен тем, что за получением согласия правообладателя многие не видят связывающий стороны договор (соглашение).

Из смысла нормы абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ вытекает, что регистрация «младшего» знака в отношении однородных товаров допустима только с согласия правообладателя «старшего» знака. Такое согласие правообладатель может дать заявителю «младшего» знака за вознаграждение либо безвозмездно, но в любом случае выдаче согласия будет предшествовать согласование заявителем «младшего» знака и правообладателем «старшего» знака как предмета соглашения (выдача согласия), так и его условий (в частности, перечня товаров (или услуг), в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации «младшего» знака, вопроса возмездности выдачи согласия и т.д.). Результатом такого согласования является сделка (договор), которая совершается либо в устной форме (ст. 159 ГК РФ) либо путем составления единого документа, подписанного сторонами, либо путем обмена несколькими документами (письма, телефаксы, e-mail и т.п., что в силу п. 2 ст. 434 ГК РФ признается письменной формой договора). Именно на эту сделку (соглашение сторон) и опирается последующая выдача согласия на регистрацию «младшего» товарного знака.

В развитие сказанного нельзя не заметить, что п. 2 ст. 1486 ГК РФ предусматривает использование одного из объектов интеллектуальной собственности – товарного знака – не только на основании соглашения (лицензионного договора). Данный пункт названной статьи предусматривает возможность использования товарного знака под контролем правообладателя. Что следует понимать под данным понятием?

Анализ европейской судебной практики, основанной на Регламентах Совета (ЕС) № 40/94 от 20.12.1993 г.8 и Регламенте 207/2009 от 26.02.2009 г.9 о товарном знаке Европейского сообщества, свидетельствует об использовании для подобных случаев термина «согласие» (consent). Европейская практика исходит из того, что недостаточно простого «допущения» использования товарного знака другим лицом, необходимо именно «согласие», причем такое согласие должно «получить» встречные действия другого лица, использующего спорный товарный знак. Иными словами, должно иметь место определенное взаимодействие сторон, т.е. речь идет о фактическом соглашении сторон.

В то же время в п. 2 ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности10 (далее – Соглашение ТРИПС), где урегулирован вопрос использования товарного знака, используется термин «контроль» (control), а не «согласие» (consent). И здесь на первый план выходит то обстоятельство, что Соглашение ТРИПС было составлено американскими юристами, а ведь в Законе по товарным знакам11 (Законе Лэнхема) используется именно термин «контроль» (control).

До принятия Закона Лэнхема в 1946 г. американские суды вовсе не допускали лицензионных соглашений (!), поскольку руководствовались доктриной «происхождения товарного знака»: считалось, что лицензии вообще противоречат природе товарного знака (и являются юридической бессмыслицей), так как основной функцией товарного знака является удостоверение в глазах потребителя происхождения товара – его производство конкретным производителем. Соответственно, судебная практика США до 1946 г. исходила из того, что предоставить право использования товарного знака можно только одновременно с предоставлением права использования самого предприятия, на котором производится маркируемый этим знаком товар.

Но в 1946 г. после пары прецедентов Закон Лэнхема ввел господствующую до настоящего времени доктрину «контроля качества». Данная доктрина допускает отвергаемые ранее лицензионные соглашения на использование товарного знака, но при условии, что в соглашении закрепляется обязанность правообладателя контролировать качество производимого другим лицом товара, который будет маркироваться знаком правообладателя. При этом такие условия должны быть довольно жесткими: например, должна предусматриваться, в том числе и поставка правообладателем необходимых составляющих продукта (товара). Так, лицам, использующим торговую марку «Кока-Кола», предоставляются компоненты напитка – сам он не производится другими лицами самостоятельно. Таким образом, лицензионные соглашения понимаются скорее как франчайзинговые.

Вместе с тем впоследствии (в том числе и под давлением антимонопольного законодательства) судебная практика США пришла к выводу о том, что доктрина «контроля качества» делает возможным и лицензирование само по себе, где контроль качества состоит лишь в соответствующих мероприятиях правообладателя (проверки, установление стандартов и т.д.), обеспечивающих не достижение высокого качества как такового, а соответствие качества производимого (в том числе полностью) другим лицом товара, качеству оригинального товара правообладателя.

Конечно, все эти отношения по контролю качества товара были только договорными (либо франчайзинг, либо простая лицензия), причем «голой лицензией» (naked license) считалось и считается лицензионное соглашение, в котором либо вовсе нет условий о контроле качества, либо они признаны, по мнению суда, недостаточными. При этом лицензионные соглашения, предусматривающие условия о контроле качества, не исполняемые сторонами, также признаются судами «голыми» лицензиями.

Вышесказанное свидетельствует о том, что условия о контроле качества товара по лицензионному или франчайзинговому договору являются существенными условиями договора12.

Между тем только в исключительных случаях допускается бездоговорное использование «под контролем». Например, одним из вариантов может стать наличие между правообладателем и другим лицом правовых отношений, в силу которых правообладатель имеет организационно-правовую возможность реально контролировать качество товара, выпускаемого другим лицом: под такими отношениями, прежде всего, понимаются отношения корпоративного контроля внутри группы лиц.

Вследствие сказанного можно заключить, что в п. 2 ст. 1486 ГК РФ закреплен гибрид из американского подхода, практически отрицающего внедоговорное использование, и либеральной континентальной позиции, основанной на том, что для легального использования товарного знака достаточно согласия правообладателя (которое, строго говоря, как установлено судебной практикой, основывается на фактическом соглашении сторон).

Подводя итоги, следует заключить, что обычным должно быть использование объектов интеллектуальной собственности на основании заключенного сторонами договора; все случаи бездоговорного использования являются исключительными, т.е. либо должны четко и однозначно определяться законом, либо должны быть выявлены судебной практикой, исходя из наличия фактического соглашения, вытекающего из правоотношений, которые по существу предусматривают его наличие. Такими могут быть, как сказано выше, например, корпоративные отношения внутри группы лиц.