"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 4 (34), декабрь 2021 г., с. 82-99

Статья 2 Закона о науке и государственной научно-технической политике1 определяет научно-техническую деятельность как деятельность, направленную на получение и применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства; а также на получение научного или научно-технического результата – продукта научной или научно-технической деятельности, содержащего новые знания или решения.

Результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере могут получить правовую охрану в качестве полезных моделей и изобретений с выдачей соответствующих патентов.

Однако не каждый результат творчества в научно-технической сфере может получить такую охрану: он должен соответствовать определенным требованиям, которые представляют собой условия патентоспособности.

Настоящая работа посвящена некоторым проблемам, возникающим при разрешении вопроса о том, может ли быть предоставлена правовая охрана изобретению.

Общие подходы к определению патентоспособности изобретений изложены в международных правовых актах и, в целом, в различных юрисдикциях совпадают.

Так, в пункте 1 ст. 27 ТРИПС2 указано, что патенты выдаются на любые изобретения независимо от того, являются они продуктом или способом, во всех областях техники при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми (для целей этой статьи выражения «изобретательский уровень» и «являются промышленно применимыми» могут считаться синонимами понятий «неочевидный» и «полезный» соответственно).

Таким образом, общими являются требования соответствия результата интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, для которого испрашивается правовая охрана в качестве изобретения, условиям промышленной применимости, новизне и изобретательскому уровню.

Более детальные правила проверки патентоспособности изобретений устанавливаются на уровне национальных законодательств либо на уровне законодательств союзов государств, предусматривающих возможность существования союзных патентов, актов межправительственных организаций таких государств.

При определении соответствия результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере условию патентоспособности «новизна» для целей предоставления правовой охраны в качестве изобретений исходят из того, что на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, выданными Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатентом) и Евразийским патентным ведомством, в связи с чем следует проанализировать законодательство РФ и Евразийское законодательство в соответствующей области, а также правовые подходы к анализу соответствия изобретений условию патентоспособности «новизна», применяемые названными ведомствами.

Согласно пункту 1 ст. 1350 ГК РФ3 в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с п. 2 ст. 1350 ГК РФ изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники.

Аналогичные положения ранее содержались в п. 1 ст. 4 ранее действовавшего Патентного закона4.

Нормативная методология определения соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» раскрыта в Правилах5 от 25 мая 2016 г., п. 70 которых гласит, что изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее – уровень техники).

В пункте 24.5.2 ранее действовавшего Административного регламента от 29 октября 2008 г.6 указывалось, что проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы; изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Поскольку, на территории Российской Федерации действуют евразийские патенты на изобретения, необходимо проанализировать правовую базу для определения их патентоспособности.

Условия патентоспособности евразийских патентов определяются Евразийской патентной конвенцией7 и Патентной инструкцией8.

В соответствии со ст. 6 Евразийской патентной конвенции Евразийское патентное ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет избирательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной инструкции, изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, входящие в этот уровень, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно.

Пункт 2 правила 47 Патентной инструкции гласит, что при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» устанавливается, является ли заявленное изобретение частью предшествующего уровня техники.

Изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

В целом определение соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» (как изобретения, охраняемого патентом РФ, так и изобретения, охраняемого евразийским патентом) затруднений не вызывает: если из уровня техники известен объект, обладающий тем же набором технических признаков, что и патентуемое (или проверяемое) изобретение, то последнее не является новым и ему не может быть предоставлена правовая охрана.

Однако существуют изобретения, проверка которых на соответствие условию патентоспособности «новизна» вызывает затруднения.

При этом надо специально отметить, что хотя нормы Патентной инструкции, касающиеся определения условий патентоспособности изобретения, в целом гармонизированы с внутренним законодательством Российской Федерации, однако формулировки не полностью идентичны, что позволяет в конкретных ситуациях толковать требования к «новизне» изобретения различным образом.

К проблемным изобретениям (с точки зрения определения их соответствия условию патентоспособности «новизна»), в частности, можно отнести технические решения, в которых один или несколько признаков описаны интервалом значений какого-либо параметра, а из уровня техники известно техническое решение того же назначения, в котором аналогичный признак (либо аналогичные признаки) также охарактеризован посредством задания иного интервала соответствующего параметра.

Рассмотрим ситуацию, когда все, кроме одного, признаки сравниваемых технических решений совпадают, а один признак, определенный интервалом, выражен более узким промежутком значений соответствующего параметра по сравнению с более широким промежутком значений того же параметра, известным из противопоставленного технического решения (интервалы соотносятся по принципу «уже-шире»).

Иными словами, формально один из признаков, присущих патентуемому (либо оспариваемому) изобретению, не является тождественным признаку ближайшего аналога, однако диапазон значений, которым охарактеризован этот признак, входит в диапазон значений соответствующего признака, известный из прототипа.

Вопрос соответствия таких изобретений условию патентоспособности «новизна» разрешается Евразийским патентным ведомством Роспатентом диаметрально противоположным образом.

Такое расхождение создает серьезные проблемы, поскольку, как уже говорилось, и изобретениям, защищенным евразийскими патентами, и изобретениям, защищенным патентами РФ, предоставлена правовая охрана на территории нашего государства.

Евразийское патентное ведомство неоднократно указывало в отзывах, представленных в Суд по интеллектуальным правам (СИП), что сравниваемые признаки (более узкий и более широкий интервалы значений параметра) не являются идентичными, а значит такие изобретения соответствуют условию патентоспособности «новизна».

Представляется, что такой подход обусловлен специфическим отношением этого ведомства к рассматриваемому условию патентоспособности применительно к анализируемым изобретениям.

Известно, что проверка соответствия условиям патентоспособности осуществляется последовательно: промышленная применимость, новизна, изобретательский уровень.

Известно также, что установление несоответствия изобретения одному из условий патентоспособности исключает дальнейшую проверку – такое изобретение признается непатентоспособным.

Видимо, Евразийское патентное ведомство полагает, что подобные изобретения должны признаваться соответствующими условию патентоспособности «новизна» по формальному подходу (отсутствия идентичности интервальных признаков), затем проходить проверку на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» и именно по результатам такой проверки признаваться охраноспособными или нет.

Иными словами, Евразийское патентное ведомство в отношении рассматриваемых изобретений воспринимает условие патентоспособности «новизна» не как самостоятельное условие, а как некий отправной пункт для дальнейшей проверки такого изобретения.

Однако такой подход представляется чрезмерно мягким и ведущим в итоге в ряде случаев к двойному патентованию.

В свою очередь, Роспатент придерживается противоположной позиции. Она, по-видимому, строится на известности того факта, что любой числовой промежуток представляет множество входящих в него значений, а значит на совпадающем (узком) промежутке сравниваемые объекты являются идентичными.

Впервые практика установления патентоспособности таких изобретений была обобщена в Рекомендациях от 8 июля 1999 г.9, в п. 1.10.1 и 1.10.2 которых указано, что известное решение в таком случае является препятствием для признания изобретения патентоспособным: заявленное изобретение не может быть признано соответствующим условию новизны, т.к. само является частью, принадлежащей известному решению.

Приводится в Рекомендациях от 8 июля 1999 г. и ссылка на исключения – селективные изобретения, относящиеся к органическим индивидуальным химическим соединениям, признаваемые новыми.

Позднее в нормативных правовых актах было дано определение такого изобретения (представляющему исключение из общего подхода) – это химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые нетипичные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении.

Принимая во внимание, что значение слова «селективный» определяется как «отбирающий, выбирающий, выборочный», а изобретения, в которых один (или несколько) признаков охарактеризованы интервалом значений какого-либо параметра, предоставляют возможность при их реализации выбрать конкретное значение параметра из заданного интервала; очевидно, что они могут быть отнесены к исключениям, требующим особого методологического подхода.

Однако на настоящий момент к исключениям из общего правила (к селективным изобретениям) акты Роспатента относят только химические соединения, представляющие собой так называемую формулу Маркуша.

Методологический подход, избранный Роспатентом при проверке соответствия условию патентоспособности «новизна» по отношению к изобретениям, один (или несколько) признаков которого охарактеризован диапазоном значений какого-либо параметра, представляется чрезмерно жестким: следование ему исключает возможность предоставления правовой охраны потенциально охраноспособным изобретениям (которые, с учетом технического результата, на достижение которого они направлены, и определения существенности/несущественности присущих им признаков могли бы пройти проверку на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень»).

Видимо понимание чрезмерной жесткости такого подхода привело Роспатент к необходимости разработки механизма «излечения» таких изобретений на стадии их экспертизы.

Механизм «излечения» анализируемых изобретений приведен в упомянутых Рекомендациях – на стадии экспертизы изобретения (после проведения патентного поиска и выявления из уровня техники порочащего новизну ближайшего аналога) заявитель вправе конкретизировать назначение заявленного изобретения (уточнить родовое понятие), определяющее область использования, не предусмотренную для выявленного ближайшего аналога (подп. 2 п. 1.10.3 Рекомендаций от 8 июля 1999 г.).

В названном пункте Рекомендаций от 8 июля 1999 г. приведены примеры конкретизации назначения изобретения: назначение «Погружной винтовой электронасос» предлагается конкретизировать как «Погружной винтовой электронасос для перекачивания вязких жидкостей», назначение «Нефтяное топливо» предлагается конкретизировать как «Нефтяное топливо, применяемое в условиях отрицательных температур».

По мнению Роспатента, после такого уточнения препятствия для признания соответствия излеченного изобретения условию патентоспособности «новизна» устраняются, поскольку уровень техники не содержит информации об объекте соответствующего назначения (приведенного в уточненной формуле), обладающем указанной совокупностью признаков.

Кроме того, в Рекомендациях приводится методология последующей проверки соответствия излеченного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» в следующих случаях:

 

назначение является новым, т.е. не известным ранее;

 

назначение само по себе известно, но либо неизвестно свойство, которым должен обладать объект для реализации такого назначения, либо неизвестно, что этим свойством обладает объект, для которого испрашивается правовая охрана;

 

возможность реализации объектом указанного для него назначения вытекает из уровня техники, однако заявителем указан технический результат, достигаемый только в заявляемом интервале значений количественного признака, который нельзя было предвидеть, располагая сведениями, известными из уровня техники.

Впоследствии такая позиция получила отражение в п. 1.12 Рекомендаций от 31 марта 2004 г.10, п. 13 Рекомендаций от 31 декабря 2009 г.11

В пункте 13 Руководства от 25 июля 2011 г.12 дополнительно отмечено, что в случае, если в описании кроме указания свойств, эффектов и явлений, позволяющих использовать изобретение по уточненному назначению, отсутствует указание на какой-либо иной технический результат, достигаемый только в заявляемом интервале значений количественного признака, проверка на соответствие условию «изобретательский уровень» проводится аналогично тому, как проводится проверка изобретательского уровня изобретений на применение (возможность реализации назначения обусловлена его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации назначения). Условие «изобретательский уровень» в этом случае не будет считаться соблюденным, если возможность реализации указанного для него уточненного назначения обусловлена его свойствами, известными из уровня техники, и известно, что именно такие свойства необходимы для реализации назначения.

Такой вывод признается Роспатентом преждевременным для случая, когда в описании изобретения помимо свойств, позволивших уточнить назначение изобретения, описан иной технический результат, достигаемый только в заявляемом интервале значений количественного признака: в таком случае, как считает административный орган, даже если возможность реализации объектом указанного для него назначения вытекает из уровня техники, необходимо проанализировать уровень техники с точки зрения очевидности для специалиста возможности достижения иного указанного технического результата в заявленном интервале значений количественного признака. Если в результате этого анализа установлено, что указанный технический результат нельзя было предвидеть, располагая сведениями, известными из уровня техники, изобретение признается соответствующим условию «изобретательский уровень».

Перечисленные Рекомендации и Руководство утратили силу в связи с утверждением Роспатентом Руководства от 27 декабря 2018 г.13

В Руководстве от 27 декабря 2018 г. отсутствует методология определения соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» для технических решений, признак (или признаки) которых, выраженные диапазонами значений параметра, соотносятся с соответствующим признаком (соответствующими признаками) ближайшего аналога по принципу «уже - шире».

Возможно, это означает, что применяемая Роспатентом методология будет изменяться.

Однако на сегодняшний момент каких-либо данных об изменении методологических подходов не имеется.

Практика Роспатента свидетельствует о том, что и на текущий момент этот административный орган придерживается ранее выработанных подходов по этому вопросу.

Если заявитель по заявке на изобретение внес в описание изобретения сведения, позволяющие конкретизировать (не изменить, а именно конкретизировать – фактически ограничить) назначение заявленного изобретения, то такая конкретизация на стадии экспертизы изобретения позволяет решить одновременно несколько задач:

-

устранить несоответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» и соответственно продолжить экспертизу заявленного изобретения, а в случае установления в ходе дальнейшей экспертизы соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» предоставить такому изобретению правовую охрану (выдать патент на него);

-

исключить ситуацию предоставления двух исключительных прав на одно и то же техническое решение (в части совпадающего интервала значений параметра заявленного изобретения и его ближайшего аналога).

Положения, позволяющие вносить в заявку на изобретение изменения, не меняющие его существа, содержатся и в Патентной инструкции, то есть конкретизация назначения изобретения возможна и для евразийской заявки на получение патента. Однако Евразийское патентное ведомство, согласно его подходам, такого уточнения на стадии экспертизы изобретения требовать не будет.

В разработанной Роспатентом методологии излечения изобретений имеются существенные изъяны:

-

если изобретатель не внес в описание изобретения сведения, позволяющие конкретизировать его назначение, то исправить такое изобретение для получения им правовой охраны невозможно;

-

если изобретатель внес в описание изобретения сведения, позволяющие конкретизировать его назначение, то излечение изобретения возможно, но только путем сужения его правовой охраны.

Конечно, можно «обвинить» изобретателя в том, что он не продумал и не внес в описание изобретения сведения, которые в случае выявления порочащего его новизну аналога позволили бы конкретизировать назначение заявленного изобретения.

Но всегда ли такое изобретение действительно не соответствует условию патентоспособности «новизна» и признание его патентоспособным неизбежно связано с необходимостью его излечения, или такое изобретение должно проверяться с применением иной методологии и в результате проверки может оказаться соответствующим условию патентоспособности «новизна» в том виде, в котором оно заявлено?

Не получается ли, что при используемом в настоящее время Роспатентом методологическом подходе признаются не соответствующими условию патентоспособности «новизна» потенциально охраноспособные изобретения, а в случае излечения изобретения приведенным способом изобретатель получает гораздо меньший объем правовой охраны по сравнению с возможным?

Еще более тяжелой выглядит ситуация, возникающая на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение.

Российское законодательство позволяет оспорить действующий патент любым лицом, которому стало известно о нарушении, путем подачи в Роспатент возражения против выдачи такого патента (либо против действия на территории Российской Федерации евразийского патента).

На стадии рассмотрения возражения против выдачи патента административный орган также может предложить патентообладателю внести в формулу изобретения изменения, устраняющие несоответствие такого изобретения условиям патентоспособности (абз. 2 п. 4.9 Правил от 22 апреля 2003 г.14; п. 40 Правил от 30 апреля 2020 г.15).

Такие изменения возможны при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны, предоставленной изобретению.

На настоящий момент судебная практика16 исходит из того, что такие изменения могут касаться:

-

внесения признаков зависимых пунктов в независимый пункт с целью частичного сохранения правовой охраны изобретения с сокращением объема правовой охраны (изменения в формулу изобретения);

-

исправления технических и очевидных ошибок (как в формуле, так и в описании изобретения);

-

внесения иных корректив, не изменяющих заявку на изобретение по существу.

По общему правилу на стадии рассмотрения возражения в формулу изобретения не могут быть внесены признаки из описания изобретения, поскольку при таких изменениях возникает новый объект, которому ранее правовая охрана не предоставлялась.

Таким образом, на стадии рассмотрения возражения откорректировать спорное изобретение путем конкретизации его назначения (внесением признака, уточняющего назначение изобретения, из описания изобретения в его формулу) не представляется возможным.

Именно из этого исходит практика рассмотрения споров как в административном, так и в судебном порядке: в ходе рассмотрения возражения в отношении изобретений, признак (или признаки) которых выражены интервалом значений параметра, Роспатент не усматривает оснований для предложения правообладателю изменить формулу изобретения, и изобретение признается не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

В качестве примера из административной практики можно привести решение Роспатента от 26 марта 2021 г.17, принятое по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента Российской Федерации № 2569732 на изобретение «Модуляторы рецептора SIP для лечения рассеянного склероза».

Независимый пункт спорного изобретения сформулирован следующим образом: «Применение модулятора рецептора S1P для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза у субъекта, нуждающегося в таком лечении, где указанный модулятор рецептора S1P представляет собой 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диол или его фармацевтически приемлемую соль и где модулятор рецептора S1P вводят указанному субъекту перорально в суточной дозе 0,5 мг».

В ходе рассмотрения возражения на основании представленных подателем возражения документом Роспатент установил, что из международной заявки WO 2004/028521 A2, входящей в уровень техники для проверки патентоспособности спорного изобретения, известно как применение модулятора рецептора S1P для лечения рецидивно-ремиттирующего рассеянного склероза у субъекта, нуждающегося в таком лечении, где указанный модулятор рецептора S1P представляет собой 2-амино-2-[2-(4-октилфенил)этил]пропан-1,3-диол, так и режим введения указанного средства больным, а именно модулятор рецептора S1P вводят указанному субъекту перорально в суточной дозе от 0,1 до 30 мг.

С учетом этого Роспатент признал, что режимы дозирования средства по спорному изобретению и известный из противопоставленного источника соотносятся между собой по принципу «уже – шире», и сделал вывод о том, что спорное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 его формулы, не может быть признано соответствующим условию «новизны», так как является частью технического решения, известного из противопоставленного источника.

Аналогичного подхода придерживается и судебная практика.

Так, против выдачи патента № 2425758 на изобретение «Покрышка пневматической шины» с формулой: «Покрышка пневматической шины радиальной конструкции с максимально допустимой нагрузкой на одинарную шину 2500 кГс, содержащая протектор, брекер, боковины, каркас, борт, состоящий из наружной и внутренней групп слоев обрезиненного корда, бортовые кольца, отличающаяся тем, что каркас выполнен из четырех слоев обрезиненного корда и содержит одну внутреннюю и одну наружную группу слоев корда, причем количество слоев корда каркаса наружной группы не менее одного и не более двух, при этом каркас выполнен из слоев корда с разрывной прочностью нити не менее 25 и не более 40 кГс/нить и суммарной частотой нитей корда не менее 338 и не более 392 штук на длине 100 мм, при этом не менее одного слоя наружной группы каркаса завернуто под бортовое кольцо», было подано возражение по мотиву его несоответствия условию патентоспособности «новизна».

В ходе рассмотрения возражения установлено, что из уровня техники известна «покрышка пневматической шины радиальной конструкции» (средство того же назначения, что и спорное изобретение), которой присущи все признаки спорного изобретения, кроме признака «с максимально допустимой нагрузкой на одинарную шину 2500 кГс», однако в этом техническом решении был охарактеризован признак «максимально допустимая нагрузка на одинарную шину 3000 кГс».

В такой ситуации Роспатент признал, что названный признак спорного изобретения соотносится с известным признаком ближайшего аналога по принципу «уже - шире» и сделал вывод о несоответствии спорного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Позиция административного органа была поддержана судом (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 300-КГ18-1615218).

Таким образом, возможность излечения изобретения, признак которого по отношению к признаку ближайшего аналога сформулирован по принципу «уже - шире», согласно применяемому методологическому подходу, в полной мере зависит от качественности проведенного Роспатентом информационного поиска:

-

если такой ближайший аналог экспертом выявлен из уровня техники, то такая возможность у лица, подавшего заявку на получение патента, имеется (если соответствующие сведения содержатся в описании);

-

если в ходе экспертизы такой аналог не выявлен, но впоследствии обнаружен подателем возражения, то принципиальная возможность исправить такое изобретение у патентообладателя отсутствует, поскольку как уже указывалось, внесение в формулу изобретения признаков из его описания на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента невозможно.

В результате возникла ситуация, в которой возможность корректировки изобретения зависит не только от лица, подавшего заявку на получение патента (наличие или отсутствие в описании сведений, конкретизирующих назначение), но и от качественности проведения информационного поиска – от работы административного органа.

Очевидно, что возможность исправления изобретения не может зависеть от качества работы административного органа, осуществляющего экспертизу заявки на изобретение.

Рассмотрим аналогичную ситуацию в случае, если изобретение защищено евразийским патентом.

Как уже указывалось, подобные изобретения рассматриваются Евразийским патентным ведомством как соответствующие условию патентоспособности «новизна» (отсутствует идентичность признаков), и в случае положительной проверки изобретения на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» на него выдается патент.

Между тем оспаривание действия евразийского патента на территории каждого государства осуществляется путем подачи возражения в национальное ведомство (в Российской Федерации – в Роспатент).

Безусловно, при проверке соответствия такого изобретения условию патентоспособности «новизна» Роспатент применяет законодательство, по которому осуществлялась экспертиза изобретения, – Евразийскую патентную конвенцию и Патентную инструкцию, однако использует собственные методологические подходы: изобретение, признак (или несколько признаков) которого выражен более широким интервалом порочит новизну изобретения, признак (или несколько признаков) которого выражен более узким интервалом.

В качестве примера можно привести следующее дело.

Рассматривалось возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента № 005416 на группу изобретений «Унифицированная дозированная лекарственная форма». Податель возражения указывал на известность из предшествующего уровня техники (патентной заявки WO 97/03675) сведений об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам группы изобретений по спорному патенту, приведенным как в независимых, так и в зависимых пунктах его формулы.

Группе изобретений по спорному патенту была предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, характеризующей фармацевтическую унифицированную дозированную лекарственную форму (независимый п. 1 формулы), способ лечения сексуальной дисфункции (независимый п. 15 формулы) и применение унифицированной дозы (независимый п. 28 формулы).

В ходе рассмотрения возражения Роспатент установил, что назначение исследуемого объекта и объекта, выявленного из противопоставленной патентной заявки, совпадает: назначением объекта, охарактеризованного в формуле изобретения по спорному патенту, является лечение сексуальной дисфункции; назначением объекта, охарактеризованного в противопоставленном источнике, является лечение эректильной дисфункции (одна из форм сексуальной дисфункции).

При сравнении признаков спорного (независимый пункт 1 формулы) и противопоставленного технических решений было выявлено, что все их признаки совпадают, за исключением признака «от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день» (присущего спорному техническому решению), в то время как из противопоставленной патентной заявки известно то же соединение «для введения человеку в пероральной форме содержит дозу в интервале 0,5-800 мг в день, а таблетки или капсулы содержат 0,2-400 мг активного ингредиента». На основании изложенного Роспатент определил, что доза 1-20 мг, приведенная в исследуемом техническом решении, входит в интервал 0,2-400 мг и 0,5-800 мг, известный из противопоставленной патентной заявки.

Проанализировав признаки, присущие спорной группе изобретений, административный орган пришел к выводу о том, что эта группа изобретений является частью известного уровня техники: все признаки спорного технического решения известны из противопоставленной патентной заявки, а значит, решение, защищенное спорным патентом, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В ходе рассмотрения дела в СИП патентообладатель не оспаривал, что интервал дозирования, содержащийся в спорном техническом решении, входит в известный из противопоставленной патентной заявки интервал, однако ссылался на неидентичность технических признаков «от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день» и «в интервале 0,5-800 мг в день, а таблетки или капсулы содержат 0,2-400 мг активного ингредиента», а также указывал на то, что в задачу авторов противопоставленной патентной заявки входило получение новых лекарственных средств для лечения эректильной дисфункции, но не разработка режима дозирования полученных веществ, в то время как в спорном изобретении выявлена такая доза известного средства (1-20 мг), при которой достигается технический результат, заключающийся максимальном терапевтическом эффекте с минимальным проявлением побочных действий.

Евразийское патентное ведомство (выдавшее спорный патент) указывало на неидентичность сравниваемых технических признаков, и полагало, что п. 2 Правила 47 Патентной инструкции требует их тождественности для признания изобретения не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Признавая решение Роспатента соответствующим требованиям действующего законодательства, суд первой инстанции исходил из того, что интервал представляет собой множество всех чисел, удовлетворяющих строгому неравенству a<x<b; поскольку интервал значений технического решения, характеризующего изобретение по спорному патенту, составляет лишь часть интервала этих значений в прототипе, то это означает, что изобретение не имеет никаких отличий от прототипа в части этого интервала: в рамках совпадающего интервала технические решения, характеризующие спорное изобретение и противопоставленную патентную заявку, являются идентичными.

Суд кассационной инстанции, поддержав позицию Роспатента и суда первой инстанции, отклонил доводы патентообладателя о том, что группа изобретений по спорному патенту направлена на получение иного технического результата, а выбранная в формуле изобретения по спорному патенту дозировка отвечает критериям эффективности и безопасности лекарственного средства, указав, что свойства и технический результат являются следствием признаков изобретения, а не самими этими признаками; и если изобретение не предусматривает изменений известного средства (имеет идентичные признаки), а отличается от него только свойствами или техническим результатом, то оно должно быть признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Суд указал, что в основе такого общепринятого подхода лежит условие: если известный материальный объект не претерпел изменений, то патент на изобретение на этот объект как таковой не может быть выдан, поскольку изобретение, характеризующее этот объект, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Из такого общего подхода в Евразийской патентной конвенции и в законодательстве Российской Федерации сделаны два исключения:

-

«селективное» изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению или нескольким соединениям, которые входят в группу соединений, раскрытых в ранее выданном патенте через их общую структурную формулу (формула Маркуша);

-

применение известного средства по новому назначению (в таком случае в формулу включается признак, определяющий иное назначение).

Спорное изобретение к указанным исключениям не относится.

Суд принял во внимание, что прямого регулирования оценки «новизны» изобретения в случае, когда изобретение отличается от прототипа более узким интервалом значений параметра, формально входящим в более широкий интервал значений этого же параметра в прототипе, Евразийская патентная конвенция не предусматривает, однако системное применение указанных норм, учитывающее, что свойства и технические результаты являются не признаками изобретения, а их следствием, с указанием на два исключения из общего подхода к оценке новизны изобретения (селективное изобретение и применение известного средства по новому назначению), позволяет сделать однозначный вывод о том, что изобретение, основанное на принципе «уже - шире», должно быть признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Обратное свидетельствовало бы о нецелесообразности введения исключений из общего подхода. Кроме того, при ином подходе действие спорного патента распространялось бы и на прототип, что противоречит одной из основ патентного права: исключительное право на изобретение представляется при условии, если изобретение обладает хотя бы одним новым признаком по сравнению с прототипом19.

Таким образом, в случае если изобретение защищено евразийским патентом и патентообладатель становится заложником ситуации, – от него ничего не зависит: Евразийское патентное ведомство не предлагает ему внести изменения в изобретение путем конкретизации его назначения (считая такое изобретение соответствующим условию патентоспособности «новизна»), а при рассмотрении возражения против действия такого патента на территории РФ Роспатент (и СИП) считают такой патент не соответствующим условию патентоспособности «новизна».

Вопрос о том, можно ли внести в формулу изобретения изменения, позволяющие полностью или частично сохранить его правовую охрану, в ходе рассмотрения этих дел не ставился, но ответ на него очевиден: конкретизация назначения изобретения возможна только за счет включения в формулу «корректирующей добавки» из описания изобретения, однако на стадии рассмотрения возражения включение в формулу изобретения признаков из описания не допускается.

Разрешение описанной проблемы в рамках уже принятой методологии определения «новизны» изобретения может касаться изменения отношения к вопросу о том, допускается ли исправление изобретения на стадии оспаривания его правовой охраны: позволяется ли патентообладателю внести изменения в описание и формулу изобретения путем конкретизации его назначения.

В этой ситуации необходимо исследовать, меняется ли объект охраны при конкретизации назначения изобретения.

Очевидно, что объем охраны изобретения в случае конкретизации его назначения будет сужаться, следовательно возможно частичное сохранение патента на спорное изобретение.

Между тем такая корректировка изобретения на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента на него не лишена недостатков: онао лишь приводит к эквивалентности ситуации на стадии экспертизы и на стадии рассмотрения возражения против выдачи патента (против действия на территории Российской Федерации Евразийского патента), устраняя тем самым влияние недостатков работы Роспатента на стадии экспертизы и правовой позиции Европейского патентного ведомства в отношении «новизны» такого рода изобретений на возможность сохранения правовой охраны изобретения (хотя и в усеченном виде), но не устраняет иные проблемы, описанные применительно к стадии экспертизы изобретения в Роспатенте.

С другой стороны, предложенное решение проблемы имеет оборотную сторону – оно фактически открывает «ящик Пандоры» на внесение в формулу изобретения признаков из его описания, что по отношению к иным ситуация неприемлемо.

Имеются ли иные механизмы решения проблемы и какие возможности выявляются при анализе международного опыта?

В пункте 1 ст. 52 Европейской патентной конвенции20 указано, что европейские патенты выдаются на изобретения во всех областях техники, которые являются новыми, промышленно применимыми и имеют изобретательский уровень (аналогичное правило содержится в п. 1 ст. 1350 ГК РФ: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо).

Согласно пункту 1 ст. 54 Европейской патентной конвенции изобретение считается новым, если оно не относится к уровню техники.

Данный общий подход к определению новизны изобретения подобен подходу, применяемому в Российской Федерации: изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники (п. 2 ст. 1350 ГК РФ).

Однако схожие общие правила к определению соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» не исключают различных методологических подходов к установлению соответствия этому условию отдельных видов изобретений.

В пункте 1 гл. IV ч. G Руководства ЕПО21 содержится следующее правило: изобретение считается новым, если оно не является частью уровня техники. При рассмотрении новизны (в отличие от изобретательского уровня) недопустимо объединять отдельные элементы известного уровня техники вместе. Также не допускается комбинировать отдельные элементы, принадлежащие к различным вариантам осуществления, описанным в одном и том же документе, если только такое сочетание специально не было предложено.

Кроме того, этот пункт для «селективных» изобретений содержит отсылочную оговорку к п. 8 гл. IV.

Пункт 8 ч. G Руководства ЕПО дает определение «селективных» изобретений как изобретений по выбору: изобретения по выбору касаются выбора отдельных элементов, подмножеств или поддиапазонов, которые явно не были упомянуты, в пределах большего известного набора или диапазона.

Таким образом, можно констатировать, что изобретения, предусматривающие выбор диапазона в пределах уже известного более широкого диапазона, относятся европейским патентным законодательством к селективным изобретениям, требующим особого методологического подхода для определения их соответствия условию патентоспособности «новизна» (в отличие от российского законодательства, которое как уже указывалось, такого рода изобретения к селективным не относит).

В названном пункте приводятся критерии, которые необходимо учитывать при определении соответствия условию «новизна» изобретения, один из признаков которого выражен более узким диапазоном по сравнению с более широким диапазоном, известным из прототипа. Поддиапазон, выбранный из более широкого численного диапазона известного уровня техники, считается новым, если выполняются два следующих критерия:

(а)

выбранный поддиапазон узок по сравнению с известным диапазоном;

(б)

выбранный поддиапазон достаточно удален от любых конкретных примеров, раскрытых в известном уровне техники, и от конечных точек известного диапазона.

В Руководстве ЕПО содержится оговорка о том, что значение слов «узкий» и «достаточно удаленный» должно определяться в каждом конкретном случае.

Кроме того, Руководство ЕПО вводит такое понятие, как «очевидность для специалиста», поясняя, что если специалист в соответствующей области с учетом своих общих знаний серьезно рассмотрит возможность применения этого узкого диапазона, основываясь на информации, раскрытой в ближайшем аналоге, то следует сделать вывод, что никакой новизны не существует.

Указывается, что концепция «серьезно рассматривает» принципиально отличается от концепции, используемой для оценки изобретательского уровня (может ли специалист в соответствующей области «попробовать с разумной надеждой на успех», чтобы ликвидировать техническое отставание).

В одном из дел22 Европейская патентная организация рассматривала возражение против выдачи европейского патента по мотиву несоответствия условию патентоспособности «новизна» изобретения «Рельсовая сталь с отличным сочетанием износостойких свойств и стойкости к усталости при контакте качения», независимый пункт формулы которого содержит признаки, выраженные диапазонами входящих в состав стали химических элементов:

«Рельс из высокопрочной перлитной стали с отличным сочетанием износостойких свойств и стойкости к усталости при контакте качения, в котором сталь состоит из 0,88-0,95% углерода, 0,75-0,95% кремния, 0,80 0,95% марганца, 0,05-0,14% ванадия, до 0,008% азота, до 0,030% фосфора, 0,008-0,030% серы, не более 2,5 частей на миллион водорода, не более 0,10% хрома, не более 0,010% алюминия, не более 20 частей на миллион кислорода, остальное железо и неизбежные примеси».

Из противопоставленного технического решения было известно средство того же назначения, признаки которого совпадали с признаками оспариваемого технического решения по качественному составу, а в части количественных характеристик выражались более широкими диапазонами значений.

В принятом по результатам рассмотрения возражения решении Апелляционная палата Европейской патентной организации отметила, что «новизна» композиции, охарактеризованной промежутками значений ее компонентов, должна оцениваться, как и «новизна» любого другого предмета, путем сравнения признаков спорного изобретения с информацией, известной из предшествующего уровня техники.

Апелляционная палата указала: для того, чтобы изобретение не соответствовало условию патентоспособности «новизна», оно должно быть четко и непосредственно выведено из предшествующего уровня техники; спорное изобретение будет лишено новизны только в том случае, если «четкое и безошибочное изложение» комбинации присущих ему признаков может быть найдено в противопоставленном источнике.

Необходимо установить, раскрывает ли широкий диапазон, используемый в противопоставленном источнике, более узкий диапазон, охарактеризованный в формуле спорного изобретения.

Сравнивая диапазоны значений химических элементов, охарактеризованных в спорном изобретении и в известном из уровня техники решении, Апелляционная палата учитывала, что различные легирующие элементы взаимодействуют друг с другом с образованием осадков и твердых растворов, и признала, что диапазоны их значений следует рассматривать не изолированно, а в сочетании. В результате проведенного анализа Апелляционная палата признала, что выбранный в спорном техническом решении диапазон является узким по отношению к диапазону, охарактеризованному в противопоставленном источнике (соблюдается условие (а) п. 8 ч. G Руководства ЕПО).

Исследовав содержащиеся в ближайшем аналоге примеры, Апелляционная палата установила, что ни в одном из них не раскрыта композиция, содержание легирующих компонентов в которой соответствовало бы значениям, присущим спорному техническому решению (соблюдается условие (б) п. 8 ч. G Руководства ЕПО).

С учетом проведенного анализа Апелляционная палата признала, что ни примеры, приведенные в противопоставленном источнике, ни описание и формула противопоставленного технического решения, не побудили бы специалиста в соответствующей области техники к серьезному размышлению о применении заявленной композиции.

С учетом установленных обстоятельств Апелляционная палата пришла к выводу, что противопоставленное техническое решение не порочит «новизну» спорного изобретения.

В другом деле23 Апелляционная палата Европейской патентной организации исследовала «новизну» изобретения, описывающего способ получения этилхлорформиата путем введения меркаптанов с фосгеном в присутствии по меньшей мере одного амида карбоновой кислоты и/или производного мочевины в качестве катализатора, характеризующегося использованием катализатора в количестве от 0,02 до 0,2 моль%, предпочтительно от 0,05 до 0,1 моль%, в зависимости от исходного меркаптана.

Податель возражения полагал, что «новизну» изобретения порочит известный способ получения этилхлорформиата из меркаптанов и фосгена, в котором катализатор используется в «каталитических количествах»; термин «каталитические количества» в противопоставленном техническом решении не ограничен и, следовательно, включает количество, присущее спорному изобретению; инструкция по осуществлению реакции в присутствии каталитического количества амидного катализатора не означает ничего, кроме как указание на применение катализатора в небольших или наименьших количествах в соответствии с очевидными знаниями специалиста в этой области.

Признавая, что противопоставленное техническое решение не порочит «новизну» спорного изобретения, Апелляционная палата учла, что единственное различие между сравниваемыми способами заключается в использовании разных количеств катализатора, и исходило из следующего:

-

согласно противопоставленному способу следует использовать «каталитическое количество», которое теоретически может быть указано как больше нуля;

-

фактически заявленный в спорном техническом решении диапазон от 0,02 до 0,2 моль% представляет собой лишь небольшой фрагмент известного из противопоставленного способа диапазона;

в описанных в противопоставленном способе примерах используются концентрации катализатора от 2 до 13 моль%, а диапазон, раскрытый в спорном способе, значительно отличается от раскрытого в противопоставленном решении диапазона.

С учетом этого Апелляционная палата констатировала, что поддиапазон, специально выделенный в спорном способе, представляет собой ранее не индивидуализированный диапазон количества катализатора, применение которого является новым для производства этилхлорформиатов.

Проведенный анализ европейского патентного законодательства, методологии проверки новизны изобретения, а также подходов, закрепленных в практике принятия решений Европейской патентной организации, позволяет констатировать: общий подход к определению «новизны» изобретений в Европейском союзе совпадает с подходом, принятым в Российской Федерации, однако методология определения «новизны» изобретений, относящихся к частным случаям, в том числе таким, признаки которых выражены диапазоном значений какого-либо параметра, имеет существенные отличия.

В основе такого отличия лежит факт отнесения таких изобретений к «селективным» (изобретениям по выбору).

Представляется, что европейский подход является более взвешенным:

-

во-первых, он не зависит от того, проводится ли экспертиза изобретения или рассматривается возражение против уже выданного патента;

-

во-вторых, он не приводит сам по себе к необходимости внесения изменений в назначение изобретения (путем его конкретизации), что как указывалось выше, фактически возможно только на стадии экспертизы изобретения;

-

в-третьих, он исходит не из формального требования закона, а из существа сравниваемых технических решений.

Проиллюстрировать существенное различие применяемых подходов можно путем попытки анализа «новизны» изобретения (патентоспособность которого проверялась в деле № СИП-664/2018) с применением методологических подходов, используемых в Европейской патентной организации.

Независимый пункт 1 формулы изобретения по евразийскому патенту № 005416 на группу изобретений «Унифицированная дозированная лекарственная форма» сформулирован следующим образом:

«Фармацевтическая унифицированная дозированная лекарственная форма, пригодная для перорального введения и содержащая от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день соединения, имеющего структурную формулу:

».

Из противопоставленного технического решения (патентной заявки WO 97/03675) известна группа соединений того же назначения, в частности соединения (А) и (В), а также их фармацевтические соли, пероральные дозировки которых находятся в диапазоне 0,5-800 мг в день, а таблетки или капсулы содержат 0,2-400 мг активного ингредиента.

С целью проверки соответствия спорного изобретения условию патентоспособности «новизна» в качестве ближайшего аналога выбрано соединение (А).

В спорном техническом решении указан поддиапазон «от приблизительно 1 мг до приблизительно 20 мг, до максимальной дозы 20 мг в день», в противопоставленном – «0,5-800 мг в день, а таблетки или капсулы содержат 0,2-400 мг активного ингредиента», иными словами:

-

выбранный поддиапазон можно признать узким по сравнению с известным диапазоном (выполняется условие (а) п. 8 ч. G Руководства ЕПО);

-

выбранный поддиапазон достаточно удален от конечных точек известного диапазона; содержащиеся в противопоставленном источнике примеры касались способа получения самих соединений, а также таблеток и капсул, но не затрагивали выбранный поддиапазона (выполняется условие (б) п. 8 ч. G Руководства ЕПО).

Приведенный анализ позволяет сделать вывод, что спорное изобретение с применением европейской методики могло претендовать на признание его соответствующим условию патентоспособности «новизна» в том виде как оно охраняется (и не требовало конкретизации его назначения).

Для окончательного ответа на вопрос о соответствии спорного изобретения условию патентоспособности «новизна» необходимо получить мнение специалиста в области фармацевтики или медицины о том, очевиден ли для него на основании сведений, раскрытых в противопоставленной патентной заявке, был бы выбор именно соединения (А) в поддиапазоне, приведенном в спорном изобретении, для лечения конкретного пациента.

Поскольку автор этого исследования не является специалистом в области фармацевтики или медицины, самостоятельно он такой ответ дать не может.

В свою очередь, поскольку такая методология ни Роспатентом, ни судом не применялась, то и специалист к участию в деле не привлекался, а спорное изобретение признано не соответствующим условию патентоспособности «новизна» на основании формального подхода вхождения узкого поддиапазона «младшего» изобретения в известный из «старшего» технического решения широкий диапазон.

Автор настоящего исследования не утверждает, что конкретное описанное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна», но считает, что это изобретение, как и иные аналогичные ему (такие, в которых один или несколько признаков выражены диапазоном значений какого-либо параметра) должны проверяться не по общим правилам, а по иной, разработанной именно для оценки таких изобретений методике.

Очевидно, что изменения методики проверки таких изобретений является крайне актуальным в настоящий момент.

Изучение судебной практики позволило автору сделать вывод о том, что начало необходимым изменениям уже положено – первый шаг сделан.

В одном из дел24 суд проверял законность решения Роспатента, признавшего по результатам рассмотрения возражения не соответствующей условию патентоспособности «новизна» группу изобретений «Коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее», защищенной патентом Российской Федерации № 2270268.

Формула группы изобретений содержала два независимых пункта (1 и 12) в которых охарактеризована коррозийно-стойкая сталь и изделие из нее.

Независимый пункт 1 формулы группы изобретений сформулирован следующим образом:

«1. Коррозионно-стойкая сталь, характеризующаяся тем, что она содержит компоненты в количестве, мас.%:

Углерод не более 0,07

Хром 12,5÷17,0

Никель 2,0÷8,0

Молибден+3•вольфрам 0,05÷4,5

Железо и примеси остальное

при условии, что содержание ее компонентов удовлетворяет следующим соотношениям:

(Мо+3•W)≤(k1-Cr•a1), где k1=15,9, a1=0,87, а также

Ni=k2-а2(Cr+Мо+W), где k2=16,25±1,5, a2=0,7±0,1.».

Против выдачи патента на эту группу изобретений было подано возражение, мотивированное несоответствием технических решений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 12 группы изобретений по спорному патенту, условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение своих доводов податель возражения сослался на три патентных документа, каждый из которых, по его мнению, порочит «новизну» спорной группы изобретений.

Податель возражения провел сравнительный анализ интервалов значений компонентов стали, присущих спорному и каждому из противопоставленных технических решений, и утверждал, что такие интервалы либо соотносятся по принципу «уже-шире», либо пересекаются. Кроме того, податель возражения утверждал, что возможно подобрать такие точечные значения компонентов стали из каждого противопоставленного технического решения, которые с одной стороны входят в интервалы значений этих компонентов в спорном техническом решении, а с другой – удовлетворяют ограничительным условиям спорного технического решения, выраженным математическими формулами.

В отношении независимого п. 12 формулы спорного изобретения податель возражения привел аналогичные доводы (поскольку изделия изготовлены из стали, состав которой определяется независимым п. 1 и зависимыми от него пунктами формулы этой группы изобретений).

Роспатент поданное возражение удовлетворил, признал спорный патент недействительным полностью вследствие несоответствия группы изобретений по спорному патенту условию патентоспособности «новизна», согласившись с доводами возражения о том, что:

-

каждый из противопоставленных источников характеризует средство того же назначения, что и спорное техническое решение;

-

качественный состав сталей совпадает;

-

количественные интервалы ингредиентов, охарактеризованные в спорном изобретении, соотносятся с интервалами значений тех же ингредиентов, известными из каждого противопоставленного источника, по принципу «уже - шире» или пересекаются;

-

из сведений, содержащихся в каждом противопоставленном источнике, возможно подобрать такие значения компонентов стали, которые входят в более узкие диапазоны значений тех же компонентов спорного технического решения и соответствуют математическим формулам, приведенным в спорному изобретении в качестве ограничительных условий.

Решением суда первой инстанции, поддержанным постановлением суда кассационной инстанции, решение Роспатента признано недействительным, действие спорного патента восстановлено.

Суд исходил из того, что использованная Роспатентом методология могла применяться в случае, если бы формула группы изобретений по спорному патенту в качестве признаков содержала бы промежутки значений компонентов стали, являющиеся более узкими по сравнению с интервалами значений тех же компонентов, известными из каждого из противопоставленных источников, но не включала бы ограничительных условий, выраженных математическими формулами. Суд отметил, что эти ограничительные условия, выраженные математическими формулами, представляю собой признаки спорного изобретения, не присущие ни одному из противопоставленных источников (что с формальной точки зрения свидетельствует о соответствии спорной группы изобретений условию патентоспособности «новизна»).

В свою очередь, содержание каждого из противопоставленных источников не включает каких-либо правил, которые позволили бы специалисту в соответствующей области подбирать в каждом конкретном случае компоненты стали при реализации технического решения в соответствии с какими-либо требованиями, аналогичными тем математическим формулам, которые приведены в качестве ограничительных условий в формуле группы изобретений по спорному патенту (осознанное формирование состава стали, соответствующего условиям ограничительных формул).

Не усмотрел в материалах административного дела суд данных и о том, что ограничительные условия, приведенные в формуле спорной группы изобретений в качестве признаков, автоматически реализуются в каждом (или хотя бы в одном) из противопоставленных технических решений (автоматическое формирование состава стали, соответствующего условиям ограничительных формул).

Анализ приведенной судом мотивировки позволяет сделать следующие выводы:

1)

в отношении сравнения технических решений, содержащих аналогичные признаки, выраженные интервалами значений одного или нескольких параметров, соотносящихся по принципу «уже - шире», позиция суда не претерпела изменений по сравнению с ранее высказанными позициями (которые в том числе приведены выше);

2)

при наличии в спорном изобретении иных (дополнительных по сравнению с противопоставленным техническим решением) признаков, суд не придерживался формального подхода, а исходил из существа сравниваемых решений: исследовал вопрос об очевидности для специалиста, обладающего общими познаниями в соответствующей области, использования на основании информации из противопоставленного источника именно тех значений параметров спорного технического решения, которые нашли отражение в более узких интервалах.

Именно второй вывод суда позволяет считать, что сделан первый шаг к изменению методологии проверки изобретений, признаки которых описаны интервалами значений, условию патентоспособности «новизна»: не по формальным признакам, а исходя из сущности сравниваемых технических решений.

Однако очевидно, что необходимо дальнейшее движение в этом

Поэтому автор предлагает следующее:

1)

изобретения, в которых один или несколько признаков формулы охарактеризованы в качестве интервалов значений какого-либо параметра, необходимо выделить в отдельную группу изобретений, требующих особого методологического подхода при проверке их патентоспособности (возможно либо отнесение этого вида изобретений к селективным изобретениям (поскольку их реализация фактически предполагает выбор конкретного значения из предложенного диапазона) – такой подход принят в практике Европейского союза, либо введение для этого вида изобретений самостоятельной категории – например, «интервальные»);

2)

этот особый методологический подход при проверке соответствия такого рода изобретений условию патентоспособности «новизна» должен учитывать не только факт математического вхождения патентуемого более узкого интервала параметра спорного технического решения в более широкий интервал того же параметра, известный из уровня техники, но и факт того, был ли исследуемый узкий диапазон специально раскрыт в рамках более широкого диапазона, известного из противопоставленного источника;

3)

раскрытие такого диапазона в «старшем» техническом решении может быть выражено совпадением крайних значений диапазона, приведенными примерами, иными сведениями, позволяющими специалисту в соответствующей области с учетом присущих ему общих знаний на основании сведений, содержащихся в противопоставленном источнике, с очевидностью использовать при реализации «старшего» технического решения именно узкий диапазон, испрашиваемый для правовой охраны в «младшем» техническом решении.

Требуемое изменение методологии проверки соответствия условию патентоспособности «новизна» исследуемого вида изобретений может быть осуществлено в рамках действующего законодательства и не требует его изменения.

 

---