П.Н. Бирюков,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой международного и европейского права
Воронежского государственного университета

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 3, март 2014 г., с. 70-73

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) лицо, права которого нарушены, имеет возможность требовать от нарушителя полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Законодатель в п. 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрел, что «в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права».

На основании п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1)

в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2)

в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак; или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, компенсация за нарушение исключительных прав представляет собой самостоятельную меру гражданско-правовой ответственности, причем, исходя из принятого законодателем подхода, важной чертой этого вида ответственности следует признать ее альтернативность убыткам. Как и возмещение убытков, компенсация за нарушение исключительных прав имеет имущественный характер. Компенсация (как и взыскание убытков), безусловно, является ответственностью правонарушителя перед потерпевшим правообладателем.

На практике в последнее время часто возникает вопрос: вправе ли арбитражный суд уменьшить размер компенсации, рассчитанной согласно подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ?

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Возможность требовать от нарушителя выплаты компенсации установлена законодательством, в том числе и для случаев нарушения исключительных прав на товарные знаки. Соответствующие положения изложены в ст. 1515 ГК РФ.

Одним из условий возникновения такого обязательства является противоправность поведения причинителя вреда. Под ней понимается всякое нарушение чужого субъективного права без должного на то правомочия. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, но может быть учтено судом при определении размера компенсации.

Компенсация за нарушение исключительных прав как мера гражданско-правовой имущественной ответственности, подчинена общим принципам гражданского права. Восстановительный характер гражданско-правовой ответственности, учет принципов недопустимости злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ), разумности и справедливости (ст. 6 ГК РФ) обусловливают не только право, но и обязанность суда соизмерять соответствие заявленных требований правообладателя исключительных прав характеру и последствиям правонарушения.

С учетом восстановительного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы компенсации последствиям нарушения исключительных прав закон понимает выплату правообладателю такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом. Нарушенный интерес правообладателя, в свою очередь, состоит в компенсации имущественного ущерба и возмещении правонарушителем любых доходов, полученных от нарушения права.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассмотрена практика взыскания компенсации за нарушения права на товарных знак. В п. 43.3 указано, что «суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ».

В развитие этих правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 20.11.2012 № 8953/12 указал, что «размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права».

В том же постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ говорится: «Поскольку пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности – компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), Президиум полагает, что выработанные в упомянутом постановлении подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса…Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения».

Начавший свою работу Суд по интеллектуальным правам исходит из тех же соображений. Так, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. по делу № А40-7431/2013 указано, что «снижение судами размера компенсации не противоречит нормам статей 1252 и 1515 ГК РФ».

Таким образом, можно сделать следующий вывод: суд при соответствующем обосновании вправе взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Каковы же критерии определения размера компенсации согласно подп. 2 п. 4 статьи 1515 ГК РФ?

Судебной практикой (Пленумом Верховного Суда РФ и Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ) подтверждена необходимость учета последствий правонарушения, сформулирована правовая позиция в отношении обстоятельств, которые следует учитывать судам при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав.

В отношении вины ответчика в п. 23 совместного Постановления Пленумов № 5/29 говорится о том, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Это положение подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ¹.

В соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ от 20.11.2012 № 8953/12 размер компенсации должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Применение данных разъяснений к определению компенсации по подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ было полностью поддержано Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ 02.04.2013 при рассмотрении в порядке надзора дел А40-8033/12-5-74 и А42-5522/2011 (Определение от 18.02.2013 № ВАС-16449/12, Определение от 01.02.2013 № ВАС-15187/12).

Кроме того, как показывает практика, несоразмерность компенсации убыткам потерпевшего не мотивирует потерпевшего к осуществлению действий, направленных на предотвращение правонарушения. В ситуации, когда доход от получения компенсации значительно (в разы) превышает возможную прибыль, полученную при предотвращении правонарушения, потерпевшему выгоднее дождаться возможности получить максимальную компенсацию, а не заявлять свои претензии немедленно после того, как стало известно о факте нарушения. Такое положение вещей способствует сохранению неопределенности, которая присутствует при использовании схожих обозначений (когда нарушение исключительных прав не очевидно), в отличие от ситуации, когда нарушитель использует чужой товарный знак (когда нарушение очевидно и нарушитель может соизмерять выгоды от нарушения с санкциями за него).

2 апреля 2013 г. Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ были рассмотрены два дела, в которых вопрос о возможности уменьшения по усмотрению суда компенсации, исчисленной в размере двукратной стоимости, был решен принципиально иначе. Дела были переданы коллегией судей в Президиум ВАС РФ непосредственно для определения практики по вопросу о возможности уменьшения такой компенсации судом.

Поэтому ответ на вопрос, вправе ли суд снизить размер заявленной компенсации и в случае исчисления компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК, может быть дан лишь с учетом правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в указанных постановлениях.

Первое из них - Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8953/12 от 2 апреля 2013 г. В определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала, что п. 4 ст. 1515 ГК предусматриваются не разные меры гражданско-правовой ответственности, а одна — компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами.

Второе - Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ № 15187/12 от 2 апреля 2013 г. В определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала, что суды не учли разъяснения, изложенные в абз. 2 п. 23 постановления Пленума № 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК. Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться, в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК.

По итогам рассмотрения указанных дел Президиум отменил принятые по делу судебные акты, направил дела на новое рассмотрение в суды первой инстанции.

Думается, новый подход Президиума к «двукратной компенсации» дает судьям «зеленый свет» на снижение обоснованных требований о взыскании компенсаций при нарушениях прав на товарные знаки, как это часто делается применительно к расходам на оплату услуг представителей.

Суд по интеллектуальным правам руководствуется теми же соображениями. Так, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 г. по делу № А40-7431/2013 указано, что при определении размера компенсации суды исходили «из характера допущенного ответчиком нарушения, степени его вины, добровольного прекращения им использования товарного знака, вероятных убытков истца, а также руководствовались принципами разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения». В Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2013 по делу № А63-18304/2012 говорится: «Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости».

Таким образом, можно сделать следующий вывод: судебная практика по вопросу взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, исчисленной в двукратном размере, поменялась. В настоящее время она имеет следующие тенденции.

Во-первых, целью применения компенсации является восстановление имущественного положения правообладателя.

Во-вторых, суд вправе уменьшить компенсацию независимо от того, каким из предусмотренных п. 4 ст. 1515 ГК РФ способов она рассчитана.

В-третьих, размер компенсации должен быть соразмерен последствиям правонарушения.

Интересно отметить, что согласно проекту Федерального закона N 47538-6/7 «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 2 абз. 3 п. 3 статьи 1252 ГК предлагается изложить в следующей редакции: «Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в случае, если права на соответствующие результаты или средства индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных настоящим Кодексом, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения».

Таким образом, возможность снижения размера компенсации допускается и законодателем. Очевидно, это связано с участившимися случаями, когда правообладатели стремятся «подзаработать» на нарушителях.