Н.Н. Тарасов,
судья Суда по интеллектуальным правам

"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 6, декабрь 2014 г., с. 65-68

Президиумом Суда по интеллектуальным правам 31 июля 2014 г. были рассмотрены кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и ОАО «РЖД» на решение Суда по интеллектуальным правам от 14 апреля 2014 г. по делу № СИП?296/2013, в рамках которого оспаривалась правомерность регистрации на имя ОАО «РЖД» товарного знака со словесным обозначением «Тихий Дон», которое, по мнению заявителя (ООО «Тихий Дон»), воспроизводит название известного литературного произведения М.А. Шолохова.

При этом заявитель указал, что осуществляет хозяйственную деятельность, оказывая услуги, относящиеся к 43 классу МКТУ1, однородные услугам, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

При рассмотрении дела президиум Суда по интеллектуальным правам обратился с запросом к доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского государственного экономического университета Сергееву А.П., кандидату юридических наук, начальнику отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации Павловой Е.А., доктору юридических наук, проректору по научной работе и международному сотрудничеству Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Орловой В.В., доктору юридических наук, профессору кафедры гражданского права Самарского государственного экономического университета Хохлову В.А., кандидату юридических наук, начальнику отдела Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, заслуженному юристу Российской Федерации Козырь О.М., кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета Мурзина Д.В., кандидату юридических наук, доценту кафедры гражданского и предпринимательского права юридической школы Дальневосточного федерального университета Рабец А.П. по следующим вопросам:

1. Следует ли норму п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» толковать в правовом единстве со ст. 6 Закона РФ от 09 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» и считать, что в качестве товарных знаков не может быть зарегистрировано название произведения, которое само в силу п. 3 указанной ст. 6 является объектом авторского права, либо значение имеет только факт известности самого произведения, вне зависимости от творческого характера его названия?

2. Какие лица могут быть признаны заинтересованными в оспаривании регистрации такого товарного знака с учетом того, что согласно вышеназванной норме регистрация товарного знака возможна с разрешения обладателя авторского права и его правопреемника? Ограничен ли круг таких лиц только самим обладателем авторского права, его правопреемниками, или же заинтересованными лицами могут быть признаны и иные лица, например, обладающие фирменным наименованием, тождественным названию известного произведения?

Президиум Суда по интеллектуальным правам с учетом профессионального мнения ученых пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных ООО «Тихий Дон» требований о признании недействительным решения Роспатента от 26 июля 2013 г. в связи с отсутствием у заявителя права на подачу возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением «Тихий Дон» по заявленному им основанию, поскольку это лицо не является ни правообладателем в отношении произведения М.А. Шолохова «Тихий Дон», ни его правопреемником.

На поставленные вопросы Судом по интеллектуальным правам было получено несколько отзывов от экспертов. В этом номере нашего Журнала мы публикуем только один из ответов. Тексты других отзывов будут опубликованы в седьмом номере Журнала Суда по интеллектуальным правам.

Павлова Е.А.,
кандидат юридических наук,
начальник отдела законодательства об интеллектуальных правах
ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте РФ»

Козырь О.М.,
кандидат юридических наук,
начальник отдела законодательства о вещных правах
ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте РФ»

В соответствии с ч. 1.1. ст. 16 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебный запрос Суда по интеллектуальным правам был рассмотрен специалистами Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ О.М. Козырь и Е.А. Павловой. В настоящем заключении содержится их профессиональное мнение в отношении конкретных вопросов, сформулированных в указанном судебном запросе. При этом обстоятельства дела № СИП-296/2013, изложенные в запросе, в заключении не анализируются.

1. Абз. 3 п.3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»2 предусматривает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в РФ на дату подачи заявления произведения науки, литературы, искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В данной норме содержится перечень объектов, подлежащих охране авторским правом (произведений и их частей). Предполагается, что в случае, если авторские права на такие произведения (их части) возникли раньше даты приоритета регистрируемого товарного знака, то права автора или его правопреемников подлежат охране.

В то же время подчеркивается, что правила данной нормы применяются только в отношении произведений, которые были известными в Российской Федерации на дату подачи заявления о регистрации товарного знака. Под «известностью» произведения понимается знакомство с этим произведением широкого круга лиц (публики). Данное требование направлено на защиту интересов добросовестного заявителя, испрашивающего правовую охрану для своего товарного знака, от случайных совпадений.

При рассмотрении содержания данной нормы необходимо учитывать, что в ст.7 Закона о товарных знаках содержался перечень «иных» (относительных) оснований для отказа в регистрации товарного знака. В отличие от абсолютных оснований для такого отказа, указанных в ст.6 Закона о товарных знаках, относительные основания допускают ситуации, в которых такие обозначения все-таки могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, например, с согласия правообладателей (п.1 и абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках). В ходе экспертизы соответствие заявленного обозначения требованиям п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках не проверяется (п. 1 ст. 12 Закона о товарных знаках).

В настоящее время ст. 1483 ГК РФ объединяет как абсолютные, так и относительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. Однако содержание соответствующих положений ст. 1483 ГК не претерпело существенных изменений. В подпункте 1 п.9 ст. 1483 ГК также допускается возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, тождественного названию, персонажу или цитате из произведения науки, литературы или искусства, а также произведению искусства или его фрагменту, если на это получено согласие обладателя авторских прав. В соответствии с п.1 ст. 1499 ГК в ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения только требованиями пунктов 1-7 ст. 1483 ГК, то есть соответствие его требованиям п.9 ст. 1483 ГК не проверяется.

Следовательно, регистрация товарного знака, тождественного наименованию охраняемого произведения науки, литературы или искусства, его персонажу или цитате из такого произведения, а также произведению искусства в целом или фрагменту из него, в принципе, возможна и без получения согласия обладателя авторских прав, но может быть оспорена таким правообладателем на всем протяжении действия прав на товарный знак, если он сочтет свои права нарушенными.

Таким образом, представляется верной первая точка зрения, изложенная в судебном запросе. Норма, содержащаяся в абз. 3 п. 3 ст.7 Закона о товарных знаках охватывает обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, самому произведению искусства или его фрагменту при соблюдении двух условий в совокупности.

1) охраноспособности произведения (его части) как с точки зрения его соответствия требованиям ст. 6 Закона РФ от 09 июля 1993 г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»3 (по действующему законодательству - требованиям ст. 1259 ГК4), так и с точки зрения территориального действия авторских прав (ст. 5 Закона об авторском праве и ст. 1256 Гражданского кодекса РФ) и сроков их действия, а также возможности досрочного перехода произведения в общественное достояние (ст. 27 Закона об авторском праве и ст.ст.1281-1283 Гражданского кодекса РФ);

2) известности соответствующего произведения науки, литературы или искусства в РФ на дачу подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Представляется, что и требование охраноспособности, и требование известности в равной степени должны применяться ко всем видам произведений и их частей, перечисленным в данной норме.

1. В части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) изменен перечень лиц, наделенных правом оспаривать предоставление правовой охраны товарному знаку. Если ст. 28 Закона о товарных знаках предусматривала, что этим правом наделено «любое лицо», то согласно п.2 ст. 1513 ГК РФ такие возражения смогут быть поданы в Роспатент только «заинтересованным лицом», что свидетельствует о сознательном сужении круга таких лиц.

В совместном постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 2.3) разъясняется, что подлежит применению тот порядок рассмотрения возражений, который действует на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Таким образом, если такие возражения рассматриваются после вступления в силу части четвертой ГК РФ, то должны применяться положения п. 2 ст. 1513 ГК РФ.

Представляется, что в тех или иных конкретных случаях, предусмотренных в ст.ст. 6 и 7 Закона о товарных знаках (в ст. 1483 ГК РФ), в качестве заинтересованных лиц могут выступать различные субъекты.

В редакции ст. 7 Закона о товарных знаках упоминается «обладатель авторского права и его правопреемник», то есть, очевидно, автор и его наследники или иные лица, к которым перешло от автора исключительное право (необходимо учитывать, что Закон о товарных знаках был принят раньше Закона об авторском праве, поэтому их формулировки могут не совпадать). В п. 9 ст. 1483 ГК РФ использован термин «правообладатель», который объединяет как автора, так и любых других лиц, обладающих исключительным правом на произведение. Таким образом, применительно к абз. 3 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках (подп. 1 п. 9 ст. 1483 ГК РФ) заинтересованными лицами следует считать обладателей исключительных прав на соответствующие охраняемые произведения науки, литературы и искусства.

Другие лица могут оспаривать регистрацию товарного знака по иным основаниям. Например, обладатель исключительного права на фирменное наименование, тождественное названию охраняемого и известного в России произведения, может возражать против предоставления правовой охраны в качестве товарного знака обозначению, которое тоже тождественно названию этого произведения, на основании абз. 2 п. 3 ст. 7 Закона о товарных знаках (п. 8 ст. 1483 ГК РФ).