"Журнал Суда по интеллектуальным правам", № 1, октябрь 2013 г., с. 74-80

Анализ судебной практики позволяет увидеть, что вопросы гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки, в частности вопросы взыскания компенсации, на сегодняшний день становятся наиболее актуальными в делах данной категории. В большинстве случаев одновременно с требованием о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель заявляет и требование о привлечении нарушителя к гражданско-правовой ответственности посредством взыскания компенсации.

Судебная практика по данной проблематике развивается очень динамично. Тенденциям ее развития и посвящена данная статья.

Прежде всего несколько общих моментов.

В отношении интеллектуальной собственности компенсация выступает как способ защиты исключительных прав и как мера гражданско-правовой ответственности.

Компенсация имеет в своей основе деликт (правонарушение), носит внедоговорной характер и направлена на возмещение причиненного вреда.

Статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) предусмотрено, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

Одним из способов возмещения вреда может быть возмещение убытков, состоящих как из реального ущерба, так и из упущенной выгоды.

Вместе с тем по делам о защите исключительных прав, учитывая специфику самого объекта защиты, вопрос об исчислении убытков является крайне сложным.

Поэтому законодатель в п. 3 ст. 1252 ГК РФ предусмотрел, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Возможность требовать от нарушителя выплаты компенсации установлена законодательством, в том числе и для случаев нарушения исключительных прав на товарные знаки. Соответствующие положения изложены в ст. 1515 ГК РФ.

Одним из условий возникновения такого деликтного обязательства является противоправность поведения причинителя вреда, под которой понимается всякое нарушение чужого субъективного права без должного на то правомочия.

Объективную сторону нарушения исключительного права на товарный знак могут составлять действия, выраженные в использовании без разрешения правообладателя товарного знака или обозначения, сходного с товарным знаком на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (ст. 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Что же касается субъективной стороны нарушения, то отсутствие вины нарушителя не освобождает его от ответственности за нарушение исключительного права на товарный знак, но может быть учтено судом при определении размера компенсации.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена ст. 1515 ГК РФ.

Прежде всего в п. 1 данной статьи дается понятие контрафактного товара: товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Однако в настоящее время по своему содержанию это понятие не совпадает с общей нормой, изложенной в п. 4 ст. 1252 ГК РФ: в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.

В проекте ГК РФ такое несоответствие устранено, п. 1 ст. 1515 ГК РФ изложен в следующей редакции: товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 4 ст. 1515 ГК РФ (действующей редакции) предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

В сфере товарных знаков установлены два вида компенсации. Традиционно их принято разделять на компенсацию по усмотрению суда (то есть размер компенсации может быть изменен судом) и компенсацию в твердой сумме. Хотя в свете последних заседаний Президиума ВАС РФ это деление утратило свою актуальность.

Первый вариант предусматривает возможность взыскания компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

В пункте 43.3. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — совместное постановление Пленумов № 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В отношении вины ответчика п. 23 того же совместного постановления Пленумов № 5/29 говорит о том, что отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав. Это положение подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 ГК РФ¹.

Исходя из положений п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Так, Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — Президиум ВАС РФ) было вынесено постановление от 27 ноября 2012 г. № 9414/12 по делу Арбитражного суда Вологодской области № А13-8185/2011 по иску компании «Смешарики ГмбХ» к индивидуальному предпринимателю о взыскании с него 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 10 товарных знаков.

Истец ссылался на то, что ответчик в принадлежащем ему торговом пункте реализовывал закладки и магниты с изображением персонажей анимационного сериала «Смешарики» без согласия правообладателя.

Суды, признав факт нарушения исключительных прав на товарные знаки, удовлетворили исковые требования частично и взыскали с предпринимателя 10 000 рублей компенсации. При этом судами были учтены однократный характер нарушения, незначительный объем продукции и отсутствие сведений о ранее допущенных ответчиком нарушениях.

Отменяя судебные акты, Президиум ВАС РФ указал, что истец требовал взыскания с предпринимателя компенсации за каждый случай неправомерного использования товарных знаков. При этом размещение нескольких товарных знаков на одном материальном носителе в этом случае является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак. Взыскав компенсацию в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки, суды снизили ее размер ниже низшего предела, что недопустимо.

Вместе с тем в другом деле Президиумом ВАС РФ сформулирована правовая позиция, фактически ограничивающая право правообладателя товарных знаков взыскивать компенсацию за нарушение прав на каждый товарный знак, в том случае, если речь идет о принадлежности ему группы (на практике их еще называют серийными или зонтичными) товарных знаков (постановление Президиума ВАС РФ от 26.06.2012 № 2384/12 ООО «Интел» против ООО «Торговый дом «Виноградные вина», дело Арбитражного суда города Москвы № А40-146649/10-19-1260).

В рамках указанного дела было установлено, что общество «Интел» является владельцем исключительных прав на словесные товарные знаки «Chantale Шанталь» и «CHANTAL», зарегистрированные, в частности, в отношении товаров 33-го класса МКТУ — алкогольные напитки (за исключением пива).

Согласно справке Центральной акцизной таможни обществом «ТД «Виноградные вина» на территорию Российской Федерации была ввезена алкогольная продукция — вино, произведенное в Германии, в том числе в период с 24 марта 2008 по 15 марта 2010 г., в количестве 23 247 бутылок, стоимость которых составила 1 188 008 рублей 80 копеек. На этикетках бутылок размещены обозначения «Pierre et Chantal» (товарный знак компании ПТ «БАРТЕКС», зарегистрированный по законодательству Республики Польша), выполненные шрифтом красного цвета, стилизованным под рукописный текст, и «CHANTAL», выполненные крупными буквами черного цвета и имеющие доминирующее положение на этикетке.

Общество «Интел», сославшись на то, что общество «ТД «Виноградные вина» нарушает его исключительные права на товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, обратилось в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суды признали обозначения, используемые ответчиком сходными до степени смешения с товарными знаками истца.

Разрешая вопрос о размере подлежащей взысканию компенсации (а истец заявил требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактного товара), суды исходили из того, что ответчиком было допущено нарушение исключительных прав истца на два товарных знака, поэтому взыскали компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактного товара за нарушение прав на каждый товарный знак, то есть размер компенсации фактически составил четырехкратную стоимость контрафактного товара.

Однако ВАС РФ указал, что защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, которые зависимы друг от друга, связаны между собой наличием одного и того же доминирующего словесного элемента, имеют фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков.

Маркировка (этикетка) каждой единицы ввезенной в Российскую Федерацию продукции нарушает права истца на принадлежащие ему два зависимых товарных знака одновременно, но количество контрафактного товара при этом не увеличивается вдвое, поэтому компенсация подлежит взысканию из расчета двукратной стоимости контрафактного товара независимо от количества использованных товарных знаков.

Неким ограничением права правообладателя на взыскание компенсации стало и постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2012 г. № 70339272, принятое по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-82533/11-12-680 по иску общества «Октябрьское поле» против общества «Перекресток» о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение².

Суть спора заключалась в том, что в сетевом магазине «Перекресток» осуществлялась розничная продажа журнала «ТВ-ПАРК», в котором было размещено фотографическое произведение, правообладателем которого является истец. При этом разрешения на использование фотографии он не давал.

Примечательно то, что правообладатель обратился с соответствующим требованием не к журналу, а к лицу, осуществляющему розничную продажу такого журнала. В ходе заседания Президиума представителю истца задавались вопросы об обращении правообладателя с требованиями непосредственно к издателю журналу, а также о возможности дальнейшего предъявления требований другим розничным продавцам. Но вопросы эти остались фактически без ответа.

По данному делу Президиум ВАС РФ пришел к следующим выводам.

Размер компенсации за неправомерное использование произведения должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в то имущественное положение, в котором он находился бы, если бы произведение использовалось правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права. (Как это сделать на практике, пока не очень ясно).

Поскольку с требованием о выплате денежной компенсации в адрес непосредственного изготовителя периодического издания истец не обращался и соответствующие требования судами не рассматривались, арбитражному суду первой инстанции следовало привлечь изготовителя к участию в деле как соответчика при наличии согласия истца, а при отказе в таком согласии — взыскать минимальный размер компенсации с учетом остающейся у истца возможности привлечения к ответственности непосредственного изготовителя периодического издания.

При этом вывод о том, что компенсация не должна носить карательный характер, а должна быть направлена на восстановление имущественного положения правообладателя, соответствует и международной практике по данной проблематике³.

Есть в вопросе исчисления и взыскания компенсации и другая сторона. Это и ряд других дел очерчивают образовавшуюся в последнее время тенденцию «заработка» на процессах со стороны правообладателей.

Порой доходит до курьезных моментов. Например те же товарные знаки «Смешарики». Каждый из персонажей известного анимационного сериала зарегистрирован в качестве комбинированного товарного знака, состоящего из изображения героя и словесных элементов «Смешарики» и имени соответствующего героя. Чего только правообладатель и его представители не предпринимают, чтобы поймать и наказать «злостных» нарушителей своих исключительных прав.

Так, при рассмотрении дела № А76-9161/2012 судом было установлено, что представителем правообладателя указанных комбинированных товарных знаков в пекарне был оформлен заказ на изготовление торта, имеющего украшение в виде объемных фигурок персонажей названного анимационного сериала. Факт приобретения торта был подтвержден товарным и кассовым чеками.

Впоследствии правообладатель обратился в суд за защитой своих прав на товарные знаки, ссылаясь на то, что без заключения соответствующего договора с правообладателем изготовлен и продан торт с изображением на нем персонажей анимационного сериала «Смешарики», сходных до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками.

Постановлением суда апелляционной инстанции, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции⁴, было отказано в удовлетворении исковых требований. При этом суд исходил из того, что торт, на котором были размещены спорные объемные изображения, изготовлен ответчиком в единственном экземпляре по индивидуальному заказу изготовителя в рамках договора бытового подряда. Доказательства изготовления и реализации ответчиком тортов с изображениями персонажей сериала «Смешарики» для неопределенного круга лиц, а также наличие соответствующих рекламных материалов суду не были представлены.

Таким образом, правообладатели все больше стремятся «заработать», защищая свои исключительные права, что очевидным образом следует из анализа судебной практики по требованиям о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости товаров (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

По большому счету такое положение вещей и явилось одной из причин изменения практики в исчисление компенсации.

Разберемся в сути вопроса. Ранее мы исходили из того, что компенсация, исчисленная в двукратном размере стоимости, не может быть уменьшена судом ни при каких обстоятельствах с учетом разъяснений, изложенных в п. 43.3. совместного постановления Пленумов № 5/29.

Это подтверждалось и судебной практикой.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 3602/11 по делу Арбитражного суда Белгородской области № А08-8099/200930 по иску общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» к обществу «Кондитерская фабрика «Славянка» о взыскании компенсации за незаконное использование комбинированного товарного знака со словесным элементом «Аленка» разъяснено, что указанной нормой предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. При этом размер компенсации, предусмотренной подп. 2 п. 4 этой статьи, ограничен пределами, установленными законодателем, признан им соразмерным последствиям правонарушения.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 498/12 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-3785/11-12-33 по иску общества «ЕвроИмп» к обществу «МЕТРО Кэш энд Керри» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «BERGLAND» указано, что положения подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации не предполагают возможность изменения суммы компенсации в зависимости от оценки судом степени ее соразмерности последствиям нарушения.

Однако 2 апреля 2013 г. Президиумом ВАС РФ были рассмотрены два дела, в которых вопрос о возможности уменьшения по усмотрению суда компенсации, исчисленной в размере двукратной стоимости, был решен принципиально иначе.

Это дело Арбитражного суда города Москвы № А40-8033/125-74 (ВАС-16449/12) по иску общества «Александровы погреба» к обществу «Предприятие с иностранными инвестициями «Логос» и обществу «Фирма «Саман» о запрете использования товарного знака «TESORO» и взыскании с каждого из ответчиков компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара.

Дела были переданы коллегией судей в Президиум ВАС РФ непосредственно для определения практики по вопросу о возможности уменьшения такой компенсации судом.

Учитывая правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума ВАС РФ № 8953/12, в определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала, что п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматриваются не разные меры гражданско-правовой ответственности, а одна — компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами. Следует определить: может ли быть реализовано право суда снизить размер заявленной компенсации и в случае исчисления компенсации на основании подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Другое дело с такой же проблемой — это дело Арбитражного суда Мурманской области № А425522/2011 (ВАС-15187/12) по иску общества «Телерос» к обществу «Мурманские мультисервисные сети» о запрещении использования товарных знаков истца «МОРЕ ТВ» и «ОКЕ@Н ИНТЕРНЕТ» и взыскании компенсации в сумме 1 346 597 926 рублей.

Компенсация была исчислена истцом как двойная стоимость реализации ответчиком услуг кабельного телевещания и широкополосного доступа в Интернет за период с 2008 года по десятый месяц 2011 года.

В определении о передаче дела в Президиум коллегия судей указала, что суды не учли разъяснения, изложенные в абз. 2 п. 23 постановления Пленума № 5/29, согласно которым при защите интеллектуальных прав правило о неприменении принципа вины подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к ст. 401 Кодекса.

Таким образом, вина ответчика в нарушении исключительных прав истца на спорные товарные знаки в силу указанных разъяснений должна учитываться в том числе при применении меры ответственности, предусмотренной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса.

Кроме того, предшествующие отношения сторон, их намерения по передаче исключительных прав на товарные знаки, а также осуществление совместных действий по использованию спорных обозначений не были оценены судами при определении размера компенсации с учетом степени вины ответчика.

Действия истца, посредством которых стало возможным использование ответчиком спорных обозначений, и последующее предъявление к ранее зависимому лицу требований в размере, превышающем годовую прибыль и стоимость его активов, могут свидетельствовать о злоупотреблении предоставленным истцу правом на судебную защиту.

По итогам рассмотрения указанных дел Президиум ВАС РФ отменил принятые по делу судебные акты, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мотивированные постановления Президиума ВАС РФ по указанным делам, которые изменят сложившуюся ранее практику по данному вопросу, на дату подготовки данной статьи еще не изготовлены.

Таким образом, практика по вопросу взыскания компенсации, исчисленной в двукратном размере, поменялась кардинально.

Следует также отметить, что компенсация в двукратном размере исчисляется на основе стоимости контрафактного товара, а не оригинального, выпускаемого правообладателем.

В постановлении ВАС РФ от 4 октября 2011 г. № 4453/11 по делу Арбитражного суда города Москвы № А40-99593/09110-659 по иску общества «Издательство ТЕРРА» к обществу «Издательство Астрель» о взыскании 7 567 025 400 рублей компенсации за незаконное распространение произведений А. Беляева указано, что истец избрал компенсацию в двукратном размере стоимости экземпляров произведения, произведя расчет исходя из стоимости изданного им собрания сочинений А. Беляева в шести томах, представляющего собой уникальное издание, а не из стоимости контрафактных экземпляров произведений. При этом истец учел тираж, выпущенный не им самим, а ответчиком.

Суд обоснованно не принял во внимание расчет суммы компенсации, представленный истцом.

Однако судам следовало исследовать вопрос о возможности взыскания компенсации исходя из стоимости контрафактных экземпляров, сведения о стоимости и количестве которых приобщены к материалам дела⁵. Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что судебная практика в отношении вопроса о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак формируется с учетом современных экономических реалий, является их отражением и имеет следующие тенденции.

Во-первых, целью применения компенсации является восстановление имущественного положения правообладателя, поэтому суд не лишен права уменьшить размер заявленной к взысканию компенсации при наличии соответствующих оснований, в том числе при отсутствии вины нарушителя.

Во-вторых, суд вправе уменьшить компенсацию независимо от того, каким из предусмотренных п. 4 ст. 1515 ГК РФ способов она рассчитана.

В-третьих, суд самостоятельно может определить размер компенсации, подлежащей взысканию, при наличии в материалах дела сведений о стоимости и количестве контрафактных экземпляров.

В-четвертых, в случае наличия на товаре нескольких незаконно используемых групповых товарных знаков компенсация, исчисленная в двукратном размере, взыскивается в двукратном размере стоимости контрафактного товара независимо от количества размещенных товарных знаков.

---